독일 연방특허법원 2 Ni 12/08 (EU): «tyre removal machine» 번역과 보호범위 확장

독일 연방특허법원(2. Senat)은 2010년 9월 30일 2 Ni 12/08 (EU) 판결에서 유럽특허 EP 1 177 920(타이어 탈착 장치)의 독일어 번역문을 한 군데 따르지 않았습니다. 번역문은 등록 청구항 13의 «tyre removal machine»을 «Raddemontiermaschine»로 옮겼는데, 법원은 «Reifendemontiermaschine»가 맞다고 보고 고쳐 읽었습니다. 법원은 EPO 제한절차에서 청구항 1 앞부분을 «A tyre removal machine»으로 바꾼 것이 보호범위를 넓혔다고 보고, 특허를 독일 영역에 대해 무효로 선고했습니다.

사건

판결에 따르면 피고는 유럽특허 EP 1 177 920의 등록 특허권자이고, 이 특허는 2000년 8월 3일 이탈리아 출원의 우선권을 주장해 2001년 5월 28일 출원됐습니다. 청구항 13개로, 절차 언어 영어로 등록됐습니다. 영어 명칭은 «Automatic tyre removal and mounting device, and tyre removal machines equipped therewith»입니다. 독일어 번역문은 DE 601 06 157 T2로 공개됐습니다. 특허는 그 뒤 EPO 제한절차를 거쳐 EP 1 177 920 B3의 새 문언을 얻었습니다. 등록공보 EP 1 177 920 B1에 적힌 특허권자 표시는 CORGHI S.p.A.(이탈리아)입니다.

1. 2000-08-03

   이탈리아 출원(우선권 기초)

2. 2001-05-28

   유럽특허 출원

3. 2004-10-06

   EP 1 177 920 B1 등록공보

4. 2005-02-17

   독일어 번역문 DE 601 06 157 T2 공개

5. 2010-06-02

   제한 공보 EP 1 177 920 B3 공개

6. 2010-09-30

   연방특허법원 판결(2 Ni 12/08 (EU)): 독일 영역에 대해 무효

7. 2014-04-01

   판결 머리말에 이어진 절차로 적힌 연방대법원 판결(X ZR 31/11)

문제가 된 표현: tyre removal machine

등록 청구항 13은 «tyre removal machine»(타이어 탈착기)이 청구항 1~12의 장치를 갖춘다는 내용입니다. 연방특허법원은 독일어 번역문 DE 601 06 157 T2를 한 군데만 빼고 따른다고 했습니다. 그 한 군데를 법원은 이렇게 적었습니다.

Ohne ersichtlichen Grund wird in der deutschen Übersetzung der Ausdruck „ tyre removal machine “, wie er im erteilten Patentanspruch 13 verwandt wird, mit „ Raddemontiermaschine“ übersetzt

— 독일 연방특허법원 2 Ni 12/08 (EU) 판결(2010-09-30)

법원에 따르면 같은 번역문은 같은 영어 표현을 특허명세서의 다른 모든 곳에서는 «Reifendemontiermaschine»로 옮겼습니다. 법원은 명세서가 영어 «wheel»(Rad)과 «tyre»(Reifen)를 통상의 방식으로 구별한다고 보고 이렇게 판단했습니다.

hält der Senat die Übersetzung von „ tyre removal machine “ in „Reifendemontiermaschine“ für korrekt und verwendet diesen Ausdruck - in Abweichung von der deutschen Übersetzung - auch für den erteilten Patentanspruch 13.

— 독일 연방특허법원 2 Ni 12/08 (EU) 판결(2010-09-30)

공보에서도 이 표현을 볼 수 있습니다. EP B1 등록공보의 영어 청구항 13은 «A tyre removal machine»으로 시작하고, 같은 공보의 독일어 청구항 13은 «Raddemontiermaschine»로 적혀 있습니다. 번역문 공보 T2의 청구항 13도 «Raddemontiermaschine»로 시작합니다. 법원의 지적은 이 가운데 독일어 번역문 DE 601 06 157 T2를 두고 한 것입니다.

판단: 제한절차에서 바뀐 청구항 1

판결에 따르면 특허는 EPO 제한절차에서 EP 1 177 920 B3의 새 문언을 얻었고, 현행 문언은 타이어 탈착기(Reifendemontiermaschine)에 관한 것입니다. 법원은 제한절차에서 등록 청구항 1의 앞부분이 «A tyre removal machine (1) comprising an automatic device (9) …»로 바뀌었다고 적었습니다. 2010년 6월 2일 공개된 B3 공보의 청구항 1도 이 문구로 시작합니다. 법원은 이 변경을 이렇게 판단했습니다.

Mit dieser Änderung ist der Schutzbereich des geltenden Patentanspruchs 1 sowohl gegenüber dem des erteilten selbstständigen Patentanspruchs 1 als auch gegenüber dem erteilten nebengeordneten Patentanspruch 13 i. S. v. Artikel 138 Absatz 1 lit. d) EPÜ erweitert worden.

— 독일 연방특허법원 2 Ni 12/08 (EU) 판결(2010-09-30)

법원은 등록 청구항 1이 타이어 탈착기를 위한 장치에 관한 것이지 그런 기계 전체에 관한 것이 아니었다고 봤습니다. 등록 청구항 1~12는 대상을 «automatische Vorrichtung»이라고 부르고, 이와 뚜렷이 구별해 등록 병렬 청구항 13만 «Reifendemontiermaschine»라는 표현을 쓴다는 것입니다. 반면 현행 청구항 1~12의 공통 전제부 대상은 «Reifendemontiermaschine»여서, 법원은 그 보호범위가 등록 청구항 1~12를 넘는다고 결론 냈습니다. 현행 특허의 어느 청구항도 등록 청구항 1~12의 특징을 모두 갖춘 대상을 청구하지 않는다고도 봤습니다.

피고(특허권자)는 보조청구 1~4의 제한된 청구항을 독일어로 냈습니다. 법원은 EPC 제70조 제1항을 들어 이 독일어 청구항의 확장 여부를 심사할 때에도 영어 최초 개시와 등록 청구항의 영어 문언이 기준이라고 밝혔습니다. 보조청구 1의 청구항 1은 EPC 제54·56조에 비춰 진보성이 없다고 봤고, 보조청구 2~4의 청구항 1은 현행 청구항 1처럼 등록 청구항 1·13보다 보호범위가 넓어졌다고 봤습니다. 주문은 유럽특허 EP 1 177 920을 독일 영역에 대해 무효로 선고한다는 것입니다.

번역에서 볼 점

• 법원은 이 표현을 «번역 오류»라고 부르지 않았습니다. 번역문이 «뚜렷한 이유 없이» 그렇게 옮겼다고 지적하고 «Reifendemontiermaschine»가 맞다고 했습니다.
• 법원은 명세서가 «wheel»(Rad)과 «tyre»(Reifen)를 구별한다는 점을 들어 «Reifendemontiermaschine»가 맞다고 봤습니다. 같은 번역문이 다른 모든 곳에서는 그렇게 옮겼다는 점도 함께 적었습니다.
• 고쳐 읽은 용어로 법원은 등록 청구항 1~12(장치)와 등록 병렬 청구항 13(기계)을 나눠 봤습니다. 무효 이유는 제한절차에서 청구항 1 앞부분을 바꿔 보호범위가 넓어졌다는 것(EPC 제138조 제1항 d호)과 보조청구 1의 진보성 부정입니다.

판결 머리말에는 이어진 절차로 연방대법원 2014년 4월 1일 판결(X ZR 31/11)이 적혀 있습니다. 그 판결의 결과는 이 글에서 확인하지 못했습니다.