독일 연방특허법원 35 W (pat) 4/22: PCT 실용신안 번역문에서 빠진 방법 청구항

독일 연방특허법원 제35부(실용신안 항고부)는 2022년 12월 22일 35 W (pat) 4/22 결정에서, 중국어 PCT 출원을 독일 실용신안으로 국내단계에 들이면서 독일어 번역문에서 방법 청구항 8·9·10을 뺀 사건을 다뤘습니다. 법원은 번역문이 원래 낸 청구항을 담아야 한다는 원칙은 맞다고 봤습니다. 그러면서도 이 사건에서는 청구항이 빠졌다는 이유로 국제출원의 독일 내 효력이 끝나지 않았다고 보고 특허청 통지를 취소해 사건을 돌려보냈습니다.

사건 — 중국어 PCT 출원과 독일 실용신안

결정문에 따르면 항고인은 «Vorgefertigtes Stahlkonstruktionsgebäude»(조립식 강구조 건물)라는 이름의 실용신안 출원 21 2019 000 503의 출원인입니다. 이 출원은 중국어로 낸 국제출원 PCT/CN2019/102100(WO2020/232858 A1로 공개)을 독일 국내로 들여온 것이고 국제출원일은 2019년 8월 23일입니다. 출원인 이름은 결정문에서 가려져 있습니다.

국제출원의 청구항은 모두 10개였고 그중 제8·9·10항은 건물을 세우는 방법(Verfahren zur Errichtung eines Gebäudes)에 관한 청구항이었습니다. 출원인은 2021년 10월 5일 국제출원을 실용신안 출원으로 이어 가는 방식으로 국내단계를 시작했는데, 독일어 번역문에서는 방법 청구항 8·9·10을 빼 두었습니다.

1. 2019-08-23

   국제출원일(PCT/CN2019/102100, 중국어)

2. 2021-10-05

   독일 국내단계 시작 — 독일어 번역문에서 방법 청구항 8·9·10을 뺌

3. 2022-01-26

   DPMA 실용신안과 통지 — PCT 출원의 효력이 독일에서 생기지 않았다고 알림

4. 2022-03-02

   담당자와 통화, 같은 날 항고(청구항 8~10까지 담은 완전한 번역문 첨부)

5. 2022-12-22

   연방특허법원 결정 — 통지 취소, 특허청으로 환송

문제가 된 번역문 — 빠진 방법 청구항

DPMA 실용신안과는 2022년 1월 26일 출원인과 따로 서신을 주고받지 않은 채 통지를 보냈습니다. 통지는 이 PCT 출원의 효력이 PCT 제39조 제2항에 따라 지정국 독일에서 생기지 않았다고 알렸습니다.

Die Wirkung Ihrer PCT-Anmeldung ist für den Bestimmungsstaat Deutschland gemäß Art. 39 Absatz 2 PCT nicht eingetreten

— 독일 연방특허법원 35 W (pat) 4/22 결정(2022-12-22)이 옮긴 DPMA 통지(2022-01-26)

결정문이 옮긴 2022년 3월 2일 통화 기록에 따르면, 실용신안과 담당자는 출원인 대리인에게 국내단계를 유효하게 시작하려면 국제출원의 «1:1 번역»이 필요했다고 설명했습니다. 출원인은 같은 날 항고를 내면서 청구항 8~10까지 담은 완전한 번역문을 첨부 HBP 3으로 붙였습니다.

판단 — 원칙은 «1:1 번역», 효과는 독일법으로

법원은 항고가 적법하고 이유가 있다고 봤습니다. 통지가 출원인의 청문권(rechtliches Gehör)을 침해했을 뿐 아니라 내용으로도 틀렸다는 것입니다. DPMA가 번역문이 제출되지 않았다고 보아 국제출원의 효력이 끝났다고 선언하려면 출원인에게 미리 알려야 한다고도 했습니다.

법원은 실용신안과가 든 PCT 제39조 제2항이 국내단계 진입용 번역문이 아니라 제31조 국제예비심사 청구에 필요한 번역문에 관한 규정이라고 봤습니다. 이 사건에 맞는 규정은 PCT 제24조 제1항 iii)와 제22조 제1항이라는 것입니다. 법원 설명에 따르면 국제출원의 독일 내 효력은 Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG에 따라 내야 할 번역문이 출원일 또는 우선일부터 30개월(2022년 5월 1일부터는 31개월) 안에 들어오지 않을 때 끝납니다.

Eine Übersetzung iSv Art. 22 Abs. 1 PCT iVm Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG muss die Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung enthalten.

— 독일 연방특허법원 35 W (pat) 4/22 결정(2022-12-22)

법원은 번역 요건이 국제출원의 «1:1 번역» 제출을 요구한다는 실용신안과의 견해가 원칙적으로 맞다고 했습니다. 방법 청구항 8~10은 실용신안으로 등록될 수 없어 번역이 필요 없었다는 출원인의 반론도 이 점에서 다른 결론으로 이끌지 못한다고 봤습니다.

다만 번역문에 결함이 있거나 빠진 곳이 있을 때 어떤 법적 효과가 생기는지는 지정국의 법, 여기서는 독일 특허·실용신안법에 따른다고 봤습니다. 법원은 외국어로 낸 국내 특허출원의 번역문에 누락이나 틀린 내용이 있어도 원칙적으로 출원일 인정이 막히지 않는다는 BGH 판례(GRUR 2012, 91 «Polierendpunktbestimmung»)가 § 35a PatG·§ 4b GebrMG로 번역 요건이 새로 정해진 뒤에도 제한 없이 계속 적용된다고 했습니다.

법원은 번역된 부분만으로 출원일 인정의 최소 요건(§ 4a Abs. 1 GebrMG)을 채우면 취하 의제가 일어나지 않는다고 설명했습니다. 그에 따라 이 사건에서는 번역문에 청구항이 모두 빠졌더라도 취하 의제가 일어나지 않았을 것이라고 봤습니다. 2021년 10월 5일에 낸 번역문이 PCT 제24조 제1항 iii)의 취하 의제를 일으킬 만큼 결함이 있었다고 볼 근거는 전혀 없다고도 했습니다.

Vorliegend wäre somit die Rücknahmefiktion selbst dann nicht ausgelöst worden, wenn sämtliche Ansprüche in der Übersetzung gefehlt

— 독일 연방특허법원 35 W (pat) 4/22 결정(2022-12-22)

결론으로 법원은 국제출원의 독일 내 효력이 끝나지 않았다고 봤습니다. 출원인이 PCT 제22조 제1항의 번역문 제출 기간을 놓치지 않았으므로 예비적으로 낸 원상회복(Wiedereinsetzung) 신청은 더 따질 필요가 없다고 했습니다. 법원은 통지를 취소하고 등록 절차를 이어 가도록 사건을 특허청으로 돌려보냈으며 항고 수수료를 돌려주라고 명했습니다. 이 결정에 대한 법률항고는 허가하지 않았습니다.

번역에서 볼 점

• 법원은 번역문에 결함이나 빠진 곳이 있을 때의 효과가 지정국 법에 따른다고 봤습니다. 그리고 이 사건에서는 번역된 부분만으로 § 4a Abs. 1 GebrMG의 출원일 최소 요건을 채우므로 국제출원의 효력이 끝나지 않았다고 봤습니다.
• 이 결정은 국내 특허출원이 아니라 PCT 국내단계에서 실용신안으로 들어온 출원을 다뤘고, 실용신안으로 등록될 수 없는 방법 청구항을 번역문에서 뺀 경우였습니다.