일본 지재고재 平成24年(行ケ)第10040号 — 번역문 «反り»(Bombage) 정의가 틀려도 청구항은 명확
일본 지식재산고등재판소는 2012년 10월 15일 독일어 PCT 출원의 일본어 번역문에 적힌 «反り»(Bombage) 정의가 틀렸더라도 당업자가 청구항 5의 뜻을 바르게 이해한다며, 명확성 위반으로 거절을 유지한 특허청 심결을 취소했습니다.
일본 지식재산고등재판소 제2부는 2012년 10월 15일, 독일어 PCT 출원의 일본어 번역문에 적힌 «反り»(독일어 원문 Bombage) 정의가 틀렸더라도 청구항 5가 불명확하다고 할 수는 없다고 판단했습니다. 명세서 전체와 정의 근거 문헌을 보면 당업자가 청구항의 뜻을 바르게 이해한다는 이유였습니다. 재판소는 명확성 위반으로 거절을 유지한 특허청 심결을 취소했습니다(平成24年(行ケ)第10040号).
사건 — 독일어 PCT 출원과 청구항 5
원고는 독일 회사 에보닉 룀(エボニック レーム ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング)이고 피고는 일본 특허청장관입니다. 원고는 1997년 12월 5일과 1998년 3월 25일의 독일 우선권을 주장해 국제특허출원 PCT/EP98/07749를 했고, 2000년 6월 5일 일본 특허청에 번역문을 냈습니다. 일본 출원번호는 特願2000-524350, 국내공표공보는 特表2001-525277입니다. 다툼이 된 청구항 5는 롤(110)이 反らされている 것을 특징으로 하는 제조 방법입니다.
판결이 정리한 경위에 따르면, 원고는 2008년 6월 3일자 의견서에서 «ロールが反らされている»는 독일어로 «Walze bombiert ist.»이고 «롤 가장자리가 둥글게 되어 있다»는 뜻이라고 답했습니다. 심사관은 2009년 3월 6일자 거절사정에서 일본어로 «反らされている»와 «縁が丸くなっている»는 전혀 다른 뜻이라고 지적했습니다. 심결(不服2009-10855)은 «ロールが反らされている»가 어떤 형상을 뜻하는지 알 수 없어 명확하지 않다고 보고 특허법 36조 6항 2호 위반으로 판단했습니다.
1997-12-05
독일 우선권(첫 번째)
1998-03-25
독일 우선권(두 번째)
2000-06-05
일본 특허청에 번역문 제출(特表2001-525277)
2008-06-03
원고 의견서 — «Walze bombiert ist.»는 «롤 가장자리가 둥글게 되어 있다»는 뜻이라고 답함
2009-03-06
거절사정 — «反らされている»와 «縁が丸くなっている»는 전혀 다른 뜻이라는 지적
2012-10-15
지식재산고등재판소 제2부 판결, 심결 취소
2014-01-22
등록 공보 JP5392955B2 발행(Google Patents 서지)
문제가 된 표현 — Bombage와 «反り»의 정의
독일어 원문 국제공개공보 WO99/29766은 «Bombage»의 정의를 롤 가장자리에서 가운데(Mitte)로 향하는 포물선 모양의 지름 증가로 적었습니다.
Parabolische Durchmesserzunahme von den Walzenrändern zur
— WO 99/29766 A1 독일어 원문 — Google Patents
일본어 국내공표공보 特表2001-525277 【0040】은 «反り»의 정의를 중심에 대한 롤 가장자리의 포물선 모양 지름 증대(«中心に対するロール縁部の放物線状直径増大»)로 적었습니다.
| 문서 | 원문 문구 | 우리말 뜻 |
|---|---|---|
| WO99/29766 독일어 원문, «Bombage» 정의 | Parabolische Durchmesserzunahme von den Walzenrändern zur Mitte. | 롤 가장자리에서 가운데로 향하는 포물선 모양 지름 증가 |
| 特表2001-525277 【0040】 일본어 번역문, «反り» 정의 | 中心に対するロール縁部の放物線状直径増大 | 중심에 대한 롤 가장자리의 포물선 모양 지름 증대 |
| 재판소가 옮긴 정의 근거 문헌(Hensen·Knappe 외, 1986, 195쪽) | ロールの反り，すなわちロールの縁から中央に向かっての放物線状直径増加 | 롤 가장자리에서 가운데로 향하는 포물선 모양 지름 증가 |
| JP5392955B2 등록 공보, «反り» 정의 | ロール縁部から中心に向かっての… | 롤 가장자리에서 중심으로 향하는 포물선 모양 지름 증대 |
청구항과 본문에서는 독일어 «bombiert»에 일본어 «反らされている»·«反って»가 대응합니다. 독일어 청구항 6의 «daß die Walze bombiert ist.»는 일본어 청구항의 «ロールが反らされている»에 대응하고, 독일어 본문의 «bombiert geschliffen»은 일본어 공보 【0039】에서 «反って研磨されている»로 적혔습니다.
소송에서 원고는 «反り»에 대응하는 독일어가 «bombage»·«bombieren»이고, 이 말은 영어 «convex»와 같은 뜻으로 업계에서 널리 쓰인다고 주장했습니다. 피고 특허청장관은 원고가 원문에 기초해 誤訳訂正書를 내 «反りの定義»의 불비를 고칠 기회가 두 번 있었는데도 하지 않았다고 주장했습니다.
판단 — 정의가 틀려도 청구항 5는 명확하다
재판소는 명세서가 정의 근거로 든 문헌(Hensen·Knappe 외 «Kunststoff-Extrusionstechnik II», 1986) 195쪽에 «롤의 反り, 곧 롤 가장자리에서 가운데로 향하는 포물선 모양 지름 증가»라는 기재가 있다고 확인했습니다. 이 기재에 따라 압연법으로 균일한 두께의 필름을 만들 때, 롤을 反らせる는 것은 보통 롤 가장자리에서 가운데로 포물선 모양으로 지름을 키우는 것을 뜻한다고 당업자가 이해하고 있었다고 인정했습니다.
반대로 【0040】의 정의대로 중심에 대해 롤 가장자리의 지름이 커진다고 읽으면, 필름 가운데가 두꺼워져 «필름 전폭에 걸친 균일한 두께»라는 목적과 모순된다고 봤습니다. 그래서 그렇게 읽는 것은 부자연스럽고, 정의가 틀렸더라도 당업자는 그 정의가 틀렸음을 이해하고 청구항 5의 «ロール（110）が反らされている»의 뜻을 바르게 이해한다고 판단했습니다.
上記「“反り”の定義」が誤りであるからといって，請求項５が明確でないということはできない。
— 知的財産高等裁判所 平成24年(行ケ)第10040号 判決(2012-10-15)
재판소는 심사·심판 과정에서 출원대리인이 발명의 기술적 의미를 이해하지 못해 【0040】을 정확하게 일본어로 옮기지 않은 사정이 있었다고 적었습니다. 출원대리인 대응의 «稚拙さ»(서투름)가 심사관·심판관의 판단을 바른 방향으로 이끌지 못해 심결이 판단을 그르친 것으로 이해된다고도 했습니다.
出願代理人が本願発明の技術的意味を理解していなかったために，段落【００４０】を正確に日本語化しなかった事情があり
— 知的財産高等裁判所 平成24年(行ケ)第10040号 判決要旨
원문에 기초한 정정은 誤訳訂正書로 해야 한다는 피고 주장은 받아들이지 않았습니다. 誤訳訂正이 없어도 청구항 5의 해석은 달라지지 않는다는 이유입니다. 재판소는 명확성 판단의 잘못(취소사유 1)에 이유가 있다며 심결을 취소했고, 면접 미실시 등 절차 위반을 다룬 원고의 나머지 주장은 판단하지 않았습니다.
등록 공보에 적힌 정의
같은 출원의 등록 공보 JP5392955B2에서는 【0040】에 해당하는 정의가 «ロール縁部から中心に向かっての»(롤 가장자리에서 중심으로 향하는) 포물선 모양 지름 증대로 적혀 있습니다. Google Patents 서지는 이 공보의 발행일을 2014년 1월 22일로 적었습니다. 청구항 1 끝에는 «ロールの一方又は両方が反らされていることを特徴とする»라는 문구가 들어 있습니다.
번역에서 볼 점
- 같은 정의가 독일어 원문에서는 «von den Walzenrändern zur Mitte»(롤 가장자리에서 가운데로), 일본어 번역문에서는 «中心に対するロール縁部の»(중심에 대한 롤 가장자리의)로 적혔습니다.
- 원고가 의견서에서 «反らされている»를 «縁が丸くなっている»라는 뜻이라고 풀어 답하자, 심사관은 일본어로 둘이 전혀 다른 뜻이라고 지적했습니다.
- 재판소는 번역문의 정의가 틀렸어도 명세서 전체와 정의 근거 문헌으로 청구항의 뜻을 읽었고, 誤訳訂正이 없어도 해석은 달라지지 않는다고 했습니다.