특허법원 2020허5238: 중국어 PCT 국어번역문에 없던 서열목록, 분할출원에서 신규사항
특허법원은 2021년 4월 22일 2020허5238 판결에서 중국어 PCT 출원의 국어번역문에 넣지 않은 서열목록을 분할출원 때 붙인 것은 원출원에서 알 수 없었던 신규사항이라고 보고 원고의 청구를 기각했습니다.
특허법원은 2021년 4월 22일 2020허5238 거절결정(특) 사건에서 원고의 청구를 기각했습니다. 원고는 중국어로 낸 PCT 국제출원의 국내단계 국어번역문에 서열목록전자파일을 첨부하지 않았고 분할출원 때 서열목록을 새로 붙였습니다. 특허법원은 서열목록이 번역할 수 있는 자유텍스트를 담고 있어 번역이 필요 없는 도면과 다르다고 봤습니다. 그리고 분할출원에 추가된 서열목록은 원출원에서 알 수 없었던 신규사항이라고 판단했습니다.
사건
판결에 따르면 원고는 «한 그룹의 글리코실전이효소 및 그 응용» 발명을 2013년 12월 6일 중국어로 국제특허출원(PCT/CN2013/088819)했습니다. 2015년 7월 3일 국내단계에서 명세서·청구의 범위·도면·요약서의 국어번역문을 냈지만 서열목록전자파일은 첨부하지 않았습니다. 원고는 2017년 12월 28일 원출원(10-2015-7017909)에서 분할출원(10-2017-7037730)을 하면서 서열목록을 첨부했습니다.
판결 각주에 따르면 국제출원에 첨부한 서열목록전자파일은 분할출원의 서열목록과 비교해 <110>, <120>, <213> 부분이 중국어로 적힌 점 말고는 같았습니다. 국제공개공보는 WO2014086317A1이고 공보에 적힌 출원인은 Shanghai Institutes for Biological Sciences입니다. 판결은 원고 이름을 가렸습니다.
2013-12-06
중국어로 국제특허출원(PCT/CN2013/088819)
2015-07-03
국내단계 국어번역문 제출, 서열목록전자파일은 첨부하지 않음
2017-12-28
분할출원(10-2017-7037730), 서열목록 첨부
2019-04-08
원고 의견서: 서열목록은 출원서에 첨부되는 첨부물에 불과하다는 취지
2021-04-22
특허법원 2020허5238 판결, 원고 청구 기각
쟁점: 국어번역문에 무엇이 들어가야 했나
다툼은 번역 표현이 아니라 국어번역문의 범위를 두고 벌어졌습니다. 원고는 심사 단계 의견서에서 서열목록이 출원서에 첨부되는 첨부물에 불과하고 번역문을 낼 필요가 없는 부분이라는 취지로 주장했습니다. 피고인 특허청장은 서열목록과 서열목록전자파일이 모두 번역문 제출이 필요한 명세서의 일부라고 맞섰습니다. 특허심판원은 원출원 때 낸 국어번역문에 서열번호 1~70이 어떤 아미노산이나 핵산을 갖는지 전혀 개시돼 있지 않다고 보고 원고의 심판청구를 기각했습니다.
판단
특허법원은 구 특허법 제201조 제6항이 외국어로 출원된 국제특허출원은 국제출원서가 아니라 그 국어번역문을 명세서로 본다고 정리했습니다. 서열목록 자체가 명세서의 일부라는 점은 당사자 사이에 다툼이 없다고 적고 서열목록과 도면을 견줬습니다.
서열목록은 번역을 할 수 있는 자유텍스트 항목을 포함하고 있는 점에서 번역이 필요없는 도면
— 특허법원 2021. 4. 22. 선고 2020허5238 판결
원고는 PCT 규칙 49.5를 근거로 서열목록은 번역문을 내지 않아도 되는 부분이라고 주장했습니다. 법원은 그 규정을 다르게 읽었습니다.
오히려 위 규정은 자유텍스트가 국어가 아닌 외국어로 기재된 경우에는 번역이 필요함을 전제로 언어중립적 표현에 대하여 번역을 요구하지 말라는 취지에 불과하고
— 특허법원 2021. 4. 22. 선고 2020허5238 판결
법원은 이 규정 때문에 국내단계 진입 때 서열목록 번역문 제출을 요구하지 말아야 할 의무가 지정관청에 생기는 것은 아니라고도 했습니다. 원고는 분할출원 서열목록의 <223> 항목에 있는 자유텍스트가 의미 없는 조어라고 주장했지만 법원은 유전자·단백질 이름과 번역할 수 있는 부분을 나눠 봤습니다.
| 서열목록의 글자 | 판결에 적힌 예 | 특허법원 판단 |
|---|---|---|
| <110>, <120>, <213> | 국제출원 서열목록전자파일에는 중국어로 기재 | 판결 각주: 이 점 말고는 분할출원 서열목록과 같다 |
| <223> 자유텍스트의 유전자·단백질 이름 | gGT25, gGT25-1, gGT25-3, gGT25-5 | 그 특성상 번역을 할 수 없는 것 |
| <223>의 번역 가능한 부분 | synthesized nucleotides | 자유텍스트에 대해 번역문이 제출될 필요가 없다고 볼 수 없다 |
원출원 명세서의 서열번호 13·14 서열은 분할출원에서 추가된 서열목록의 13·14와 같지 않았습니다. 법원은 이 부분이 그 자체로 명세서 기재와 맞지 않는 내용이 새로 추가된 것이라고 봤습니다. 분할출원에 추가된 서열목록 1~12, 15~70에 대해서는 이렇게 판단했습니다.
이 사건 원출원에서는 알 수 없었던 신규사항을 추가한 경우에 해당한다
— 특허법원 2021. 4. 22. 선고 2020허5238 판결
원고는 국제출원의 서열목록이 WIPO 사이트에 이미 공개돼 있어 통상의 기술자가 자명하게 이해할 수 있다고 주장했습니다. 법원은 외국어 국제특허출원에 낸 서열목록이 국내단계 진입 때의 서열목록과 반드시 같다고 볼 수 없다고 봤습니다. 결론에서는 원출원에 첨부되지 않은 서열목록을 포함한 분할출원은 적법한 분할출원으로 볼 수 없다며 분할출원의 특허를 거절한 심결이 정당하다고 판단했습니다.
번역에서 볼 점
- 특허법원은 번역 오류를 판단하지 않았습니다. 문제가 된 것은 국어번역문에 서열목록이 들어 있지 않았던 일입니다.
- 법원은 외국어 국제특허출원에서는 국어번역문이 명세서로 간주된다고 정리했습니다.
- 서열목록은 번역할 수 있는 자유텍스트를 담고 있어 번역이 필요 없는 도면과 다르다고 봤고 PCT 규칙 49.5도 서열목록 번역문을 요구하지 말아야 할 근거로 보지 않았습니다.
- 국어번역문에 서열목록전자파일을 첨부하지 않은 이 출원에서, 분할출원 때 추가한 서열목록은 원출원에서 알 수 없었던 신규사항으로 판단됐습니다.