UPC 밀라노, 에릭슨 v. ASUSTeK 두 판결: 통지 없는 금지 청구 기각·EP 3 076 673 무효
통합특허법원(UPC) 밀라노 지역부는 2026년 11월 6일 에릭슨 v. ASUSTeK 판결 두 건에서 EP 2 727 342 B1의 간접 침해를 확인하면서도 제소 전 통지가 없었다며 금지명령을 기각했고, EP 3 076 673 B1은 전부 무효로 했습니다.
통합특허법원(UPC) 1심법원 밀라노 지역부는 2026년 11월 6일 에릭슨(Telefonaktiebolaget LM Ericsson)과 ASUSTeK Computer Inc. 사이의 특허 판결 두 건을 선고했습니다. EP 2 727 342 B1 사건에서는 무효 반소를 기각하고 피고들의 간접 침해를 확인했지만, 에릭슨이 제소 전에 침해를 통지하지 않았다며 FRAND 항변을 받아들여 금지명령과 제품 회수를 기각했습니다. 같은 날 다른 판결에서는 에릭슨의 EP 3 076 673 B1을 신규사항 추가와 신규성 결여를 이유로 전부 무효로 했습니다.
사건: 같은 당사자, 같은 날 선고된 두 판결
UPC CFI 318/2024·730/2024 사건은 에릭슨이 ASUSTeK Computer Inc.와 Arvato Netherlands B.V.를 상대로 EP 2 727 342 «Reference picture signaling» 침해를 주장한 소송과 피고들의 무효 반소입니다. 판결문에 따르면 이 특허는 2011년 6월 30일 미국 가출원의 우선권을 주장하며, 유럽특허청은 2016년 6월 29일 등록을 공보에 실었습니다. 판결문은 이 특허의 해결 수단을 참조 픽처를 명시적·절대적으로 신호하고 나머지는 모두 참조에 쓰지 않음으로 표시하는 것이라고 요약했습니다.
UPC CFI 319/2024·728/2024 사건은 같은 재판부가 같은 날 같은 당사자 사이에서 선고한 판결입니다. 쟁점 특허는 에릭슨의 EP 3 076 673 «Decoding and encoding of pictures of a video sequence»입니다.
2011-06-30
EP 2 727 342 우선권의 기초인 미국 가출원
2012-09-28
EP 3 076 673 우선권 서류(US'869) 출원
2013-04-13
2013년 4월판 HEVC 표준, ITU-T 웹사이트에서 승인·공개
2013-09-26
EP 3 076 673 원출원 출원 — 우선권이 부정돼 이 날이 기준일이 됨
2016-06-29
EP 2 727 342 등록 공보 게재
2024-06-14
에릭슨 소장 제출. 법원은 이날에야 침해 특허와 침해 방식을 특정했다고 봄(318 사건)
2026-11-06
밀라노 지역부, 두 판결 선고
EP 2 727 342: 간접 침해는 확인, 금지명령은 기각
법원은 피고들이 각자의 행위에 대해 개별적·공동으로 특허를 간접 침해한다고 확인했습니다. ASUSTeK은 침해 제품의 제조·청약·판매 등으로, 물류업체 Arvato는 ASUSTeK이 특허 침해에 이용하는 서비스를 제공하는 중개자로서 침해 확인 대상이 됐습니다. 다만 이 특허가 HEVC/H.265 표준에 필수라고 원칙적으로 선언해 달라는 에릭슨의 청구는 관할 없음으로 각하했습니다. 판결 요지 1은 UPC 협정 32조가 특허의 표준필수성을 표준화기구나 시장 전체를 상대로 확인해 주는 일반적·추상적 관할을 주지 않으며, 침해 소송 등에 필요한 범위에서는 부수적 쟁점으로 판단할 수 있다고 정리했습니다.
금지명령 판단의 전제가 된 지배적 지위에 대해 법원은 표준필수특허(SEP)를 가졌다는 것만으로 EU 기능조약 102조의 지배적 지위가 추정되지는 않으며, 증명 책임은 라이선스를 구하는 쪽에 있다고 했습니다(판결 요지 4). 그러면서 HEVC를 지원하지 않는 기기는 상업적 경쟁력을 유지할 수 없다고 보고, 이 사건에서 에릭슨은 경쟁자와 고객으로부터 상당한 정도로 독립해 행동할 수 있으므로 지배적 지위에 있다고 결론 내렸습니다.
금지명령은 제소 전 통지에서 갈렸습니다. 법원은 에릭슨이 소송을 내기 전에 침해 특허와 침해 방식을 특정하지 않았고, 2024년 6월 14일 소장을 낸 그날에야 특정했다고 봤습니다.
In conclusion, Ericsson failed to comply with the first step laid down in Huawei v ZTE.
— UPC 밀라노 지역부 판결 UPC CFI 318/2024·730/2024
That omission cannot be remedied at the same time as, or after, the commencement of proceedings seeking an injunction or the recall of products from the channels of commerce.
— UPC 밀라노 지역부 판결 UPC CFI 318/2024·730/2024
법원은 ITU 등록부가 공개되어 있다는 것만으로 통지 의무가 면제되지 않는다고 판단했습니다. 에릭슨은 ASUSTeK이 라이선스 제안을 기한 안에 받아들이지 않을 때만 금지명령을 내려 달라고 청구했지만, 법원은 조건부 금지명령 청구가 금지 소송 전에 필요한 통지를 대신하지 못한다고 봤습니다. 에릭슨은 2023년 ASUS Technology Licensing Inc.와 Celerity IP, LLC가 미국에서 낸 특허 소송에 맞서기 위해 사전 통지 없이 UPC 소송을 낸 것이므로 객관적으로 정당하다고 주장했습니다. 법원은 이 사건에서 에릭슨이 자기 행위가 관련 시장에서 효율성을 낳는다는 것을 보여 줄 객관적 사정을 내놓지 못했다고 판단했습니다. 법원은 또 당사자들이 원용한 앞선 UPC 판례들은 통지가 실제로 있었던 사안이었다고 구분했습니다.
판결 요지 6은 이 사건에서 이유 있는 FRAND 항변이 금지명령과 청구된 제품 회수·폐기는 막지만, 침해 확인, 손해배상 책임 인정, 과거 실시 행위에 관한 정보 제공 명령은 막지 않는다고 정리했습니다. 법원은 이 절차에서 ASUSTeK의 손해배상 책임만 확인하고 기간과 금액은 이후 절차(R. 125 이하)로 남겼습니다. 정보 제공 의무는 등록일인 2016년 6월 29일부터 현재까지 전 기간이 대상입니다.
| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 표준필수성 선언 청구 | 관할 없음으로 각하 |
| 침해 | 피고들의 간접 침해 확인(개별적·공동) |
| 무효 반소 | 기각 |
| 금지명령·회수·폐기 | 기각(FRAND 항변) |
| 손해배상 | ASUSTeK 책임만 확인, 기간·금액은 이후 절차 |
| 정보 제공 명령 위반 시 | 하루 1,000유로, 최대 1,000,000유로 간접강제금 |
| 소송 비용 | 피고들 67.50% 부담, 송달 후 14일 안에 중간 비용 67,500유로 |
| 소가 | 침해·무효 반소 합쳐 2,000,000유로 |
| 집행 | 즉시 집행 가능 |
EP 3 076 673: 신규사항 추가와 우선권 상실로 전부 무효
법원은 EP 3 076 673 B1을 이 특허가 효력을 가진 모든 UPC 체약국 영역에서 전부 무효로 했고, 정정 청구와 침해 소송을 기각했습니다. 법원은 등록 청구항에 넣은 «현재 픽처가 디코더가 복호하는 최상위 계층이 아닌 계층에 속한다»는 한정이 원출원에서 직접적이고 모호함 없이 도출되지 않는다고 봤습니다. 그래서 청구항 1의 대상이 원출원의 내용을 넘으며, 분할 출원에 관한 EPC 76(1)조 요건에 비추어 EPC 138(1)(c)조의 무효 사유가 성립한다고 판단했습니다.
같은 한정은 우선권 서류(US'869, 2012년 9월 28일 출원)에서도 직접적이고 모호함 없이 도출되지 않아, 법원은 청구항 1이 주장한 우선일을 누리지 못한다고 판단했습니다. 기준일은 원출원 출원일인 2013년 9월 26일이 됐고, 2013년 4월 13일 ITU-T 웹사이트에서 승인·공개된 2013년 4월판 HEVC 표준이 선행기술이 됐습니다. 에릭슨은 특허의 기술적 가르침이 그 표준에 명시적으로 개시되어 있다는 점을 다투지 않았습니다. 법원은 독립항 1·3·5·6·8·9의 모든 특징을 그 표준이 직접적이고 모호함 없이 개시한다고 보고 신규성이 없다고 판단했습니다.
In light of the foregoing, the Court grants the Defendants’ request and revokes the patent at issue, EP’673, in its entirety on the grounds of added matter and lack of novelty.
— UPC 밀라노 지역부 판결 UPC CFI 319/2024·728/2024
법원은 신규사항 추가와 신규성 결여가 각각 독립적으로 성립하므로 진보성 공격은 판단할 필요가 없다고 했습니다. 에릭슨의 보조 청구 1은 특징 1.3(최상위가 아닌 계층)을 지우고 «여러 계층의 픽처에 대해 수행되는» 방법으로 바꾼 것이었지만, 법원은 EPC 84조(명확성)를 충족하지 못하고 그와 별도로 EPC 123(3)조에 반해 보호 범위를 넓힌다며 받아들이지 않았습니다. 소송 비용은 에릭슨이 부담하고, 에릭슨은 송달 후 14일 안에 피고들에게 중간 비용 100,000유로를 내야 합니다.
실무에서 볼 점
- 법원은 SEP 금지 소송을 내기 전에 침해 특허와 침해 방식을 특정해 통지해야 한다고 봤습니다. 이 사건에서는 소장과 같은 날 한 특정, 조건부 금지명령 청구, ITU 등록부 공개 가운데 어느 것도 그 통지를 대신하지 못했습니다.
- 이 사건에서는 FRAND 항변이 받아들여졌어도 침해 확인, 손해배상 책임, 과거 실시 행위에 관한 정보 제공 명령은 그대로 남았습니다.
- 319 사건에서는 분할 출원 청구항에 넣은 한정이 원출원과 우선권 서류 어디에서도 직접 도출되지 않아, 신규사항 추가와 우선권 상실이 함께 인정됐고 그 사이 공개된 2013년 4월판 HEVC 표준이 선행기술이 됐습니다.
- 319 사건의 보조 청구 1(정정)은 EPC 84조(명확성)와 123(3)조(보호 범위 확장)에 걸려 허용되지 않았습니다. 판결 요지 1은 명세서에서 골라 읽는 한정 효과에 따라 보호 범위가 달라질 수 있는 명백한 불명확성을 청구항에 들여오는 것을 법적 안정성상 허용하지 않는다고 정리했습니다.
- 319 판결 요지 2는 표준화기구 문서 관리 서버에 올린 문서가 명시적·묵시적 비밀유지 의무에 묶이지 않은 일반 공중 가운데 적어도 한 사람이 접근할 수 있었다면 공중이 이용할 수 있는 것이라고 정리했습니다.
다음 일정
두 판결 모두 1심입니다. 318 판결의 항소 안내에 따르면 일부라도 진 당사자는 송달 후 2개월 안에 항소법원에 항소할 수 있습니다. 법원은 318 판결을 즉시 집행할 수 있다고 선언했지만, 금지명령과 회수는 받아들여지지 않았으므로 간접강제금은 정보 제공 명령 이행만을 위한 것이라고 했습니다. 손해배상의 기간과 금액은 이후 절차에서 정해집니다.