독일 연방특허법원 23 W (pat) 8/18 — 일본어 PCT 번역문 청구항의 물질 이름 오역 정정
독일 연방특허법원은 2020년 6월 19일 23 W (pat) 8/18 결정에서 일본어 PCT 출원의 독일어 번역문 청구항에 있던 «Ethyldroxiethylcellulose»를 명백한 번역 오류로 보고, «Hydroxyethylcellulose»로 고친 청구항 3·4를 적법하다고 판단했습니다.
일본어로 낸 PCT 출원이 독일 국내단계에 들어오면서 번역문 청구항에 «Ethyldroxiethylcellulose»라는 말이 적혔습니다. 독일 연방특허법원 제23부(기술항고부)는 2020년 6월 19일 23 W (pat) 8/18 결정에서 이 말을 «명백한 번역 오류»라고 불렀습니다. 그리고 «Hydroxyethylcellulose»로 고친 청구항 3·4를 비롯해 지금의 청구항이 적법하다고 봤습니다.
번역 오류는 거절 이유가 아니었습니다. 독일 특허상표청(DPMA) 심사과는 주청구 청구항 1의 부적법한 확장과 예비청구의 진보성 결여를 들어 출원을 거절했습니다. 재판부는 청구항 적법성을 따지는 자리에서 청구항 3·4의 번역 정정을 받아들였고 신규성·진보성까지 판단한 뒤 거절결정을 취소하고 특허를 내주라고 결정했습니다.
사건
사건은 특허출원 11 2011 102 297.2입니다. 결정에 따르면 이 출원은 2010년 7월 8일 일본 우선권 2010-155329를 주장해 2011년 7월 6일 국제출원됐고 2012년 1월 12일 WO 2012/005289 A1로 공개됐습니다. 출원인은 2012년 12월 6일 독일 국내단계에 들어가면서 원래 일본어 서류의 번역문을 DPMA에 냈습니다. 이 번역문은 2013년 5월 2일 DE 11 2011 102 297 T5로 공개됐습니다.
결정문은 출원인 이름을 가렸습니다. 공보에 따르면 출원인은 Sumco Corporation(도쿄)이고, 등록공보의 특허권자도 같습니다.
출원인은 2018년 1월 16일 서면으로 고친 청구항 1~6과 함께, 일본어로 공개된 PCT 출원의 기계 번역문(M1)을 냈습니다. DPMA 심사과(H01L)는 2018년 1월 26일 심리에서 주청구의 청구항 1 대상이 부적법하게 확장됐고 예비청구의 청구항 세트는 적법하지만 특허받을 수 없다고 보고 출원을 거절했습니다.
2010-07-08
일본 우선권 2010-155329
2011-07-06
국제출원
2012-01-12
WO 2012/005289 A1 공개(일본어)
2012-12-06
독일 국내단계 진입, 일본어 서류의 번역문 제출
2013-05-02
번역 공개공보 DE 11 2011 102 297 T5
2018-01-16
고친 청구항 1~6과 기계 번역문(M1) 제출
2018-01-26
DPMA 심사과(H01L) 거절
2020-06-19
연방특허법원 결정 — 거절결정 취소, 특허 부여
2020-10-08
등록공보 DE 11 2011 102 297 B4 공개
문제가 된 표현
번역 공개공보 T5의 청구항 3은 수용성 고분자를 «Ethyldroxiethylcellulose»라고 적었습니다. 청구항 4는 연마액 속 이 물질의 농도를 1~200 ppm으로 정했습니다.
Ein Verfahren zum Polieren von Siliziumwafern gemäß Anspruch 3, wobei aber die Konzentration der Ethyldroxiethylcellulose in der Polierflüssigkeit 1 ppm bis 200 ppm beträgt.
— 번역 공개공보 DE 11 2011 102 297 T5(2013-05-02), 청구항 4
같은 말은 연마액 청구항 11·12와 명세서 단락 [0039]에도 나옵니다. [0039]는 바람직한 수용성 고분자로 «Ethyldroxiethylcellulose» 또는 폴리에틸렌글리콜을 들었습니다.
| 자리 | 번역문의 문구 | T5 쪽 |
|---|---|---|
| 청구항 3 | das wasserlösliche Polymer Ethyldroxiethylcellulose ist | p. 15 |
| 청구항 4 | Konzentration der Ethyldroxiethylcellulose … 1 ppm bis 200 ppm | p. 15 |
| 청구항 11(연마액) | das wasserlösliche Polymer Ethyldroxiethylcellulose ist(청구항 12에도 같은 말) | p. 15 |
| [0039] | bevorzugt Ethyldroxiethylcellulose oder Polyethylenglykole | p. 6 |
| 청구항 | 번역 공개공보 T5 | 등록공보 B4 | 결정이 적은 것 |
|---|---|---|---|
| 청구항 3 — 수용성 고분자 | Ethyldroxiethylcellulose | Hydroxyethylcellulose | 명백한 번역 오류(offensichtliche Übersetzungsfehler)를 Hydroxyethylcellulose로 정정 — 적법 |
| 청구항 4 — 연마액 속 농도 | Ethyldroxiethylcellulose, 1 ppm bis 200 ppm | Hydroxyethylcellulose, 1 ppm bis 20 ppm | 같은 번역 오류 정정, 농도 상한은 명세서 표 1 개시에 따라 20 ppm으로 한정 — 적법 |
판단
재판부는 출원인의 항고가 적법하고 2020년 6월 19일 구술심리 결과에 비추어 이유도 있다고 봤습니다. 번역 문제는 지금의 청구항이 적법한지 따지는 부분(결정 이유 II. 2.)에서 다뤘습니다. 재판부는 지금의 청구항 3이 원래 청구항 3에 기초한다고 하면서 번역문 청구항 3의 «Ethyldroxiethylcellulose»를 명백한 번역 오류라고 불렀습니다.
Der Anspruch 3 basiert auf dem ursprünglichen Anspruch 3, wobei der offensichtliche Übersetzungsfehler „Ethyldroxiethylcellulose“ gemäß Anspruch 3
— 독일 연방특허법원 23 W (pat) 8/18 결정(2020-06-19), p. 11
재판부에 따르면 이 오류는 «Hydroxyethylcellulose»로 고쳐졌습니다. 재판부는 이 정정을 설명하면서 일본어로 공개된 PCT 출원의 기계 번역문(M1) 청구항 3과 10쪽 9행을 들었습니다. 원래 명세서 31쪽 단락 [0051]과 42쪽 표 1에도 약어 «HEC»가 개시돼 있다고 덧붙였습니다.
재판부는 원래 청구항 4에 기초한 청구항 4에서도 같은 명백한 번역 오류가 고쳐졌다고 적었습니다. 청구항 4는 이와 함께 연마액 속 Hydroxyethylcellulose 농도의 상한을 명세서 42쪽 표 1의 개시에 따라 20 ppm으로 좁혔습니다. 번역문의 상한은 200 ppm이었고 이 한정은 번역 정정과 별개로 표 1에 기댄 것입니다. 재판부는 이 종속항들도 적법하다고 결론지었습니다.
결정 주문은 심사과의 2018년 1월 26일 결정을 취소하고 명칭을 «Verfahren zum Polieren von Siliziumwafern»(실리콘 웨이퍼 연마 방법)으로 바꾸어 구술심리에서 낸 청구항 1~6으로 특허를 내준다는 것입니다. 등록공보 B4는 2020년 10월 8일 특허 등록을 공개했고 청구항 3에 «Hydroxyethylcellulose»를 적었습니다.
Verfahren zum Polieren eines Siliziumwafers gemäß Anspruch 2, wobei das wasserlösliche Polymer Hydroxyethylcellulose ist.
— 등록공보 DE 11 2011 102 297 B4(2020-10-08), 청구항 3
번역에서 볼 점
- 재판부가 «명백한 번역 오류»라고 부른 것은 «Ethyldroxiethylcellulose»라는 한 단어입니다. 번역 공개공보에서 이 단어는 청구항 3·4·11·12와 명세서 [0039]에 나옵니다.
- 정정의 근거로 결정이 든 것은 기계 번역문(M1)의 청구항 3과 10쪽 9행, 그리고 원래 명세서의 약어 «HEC»입니다.
- 결정은 이 오류가 어떻게 생겼는지는 말하지 않습니다.
- 청구항 4의 상한이 200 ppm에서 20 ppm으로 바뀐 것은 번역 정정과 함께 적혔지만 결정이 든 근거는 명세서 표 1의 개시입니다.