도쿄고등재판소 昭和52年(行ケ)第46号: «ポリ酢酸ビニル»를 «ポリビニルアセタール»로 고치려던 보정과 우선권 증명서

도쿄고등재판소는 1978년 6월 27일 昭和52年(行ケ)第46号 판결에서, 일본 특허출원 청구범위의 «ポリ酢酸ビニル»(폴리아세트산비닐)를 «ポリビニル・アセタール»(폴리비닐아세탈)로 고치는 보정을 두고 보정 각하를 유지한 특허청 심결이 옳다고 판단했습니다. 이 출원은 독일에 낸 특허출원 2건을 우선권으로 삼았습니다. 판결은 독일 원서의 «ポリビニルアセタール»가 일본 명세서에서 «ポリ酢酸ビニル»로 誤訳됐다는 점을 당사자 사이에 다툼 없는 사실로 적었습니다. 재판소는 우선권 증명서(優先権証明書)와 그 번역문이 일본 출원의 명세서가 아니며, 보정이 요지 변경(要旨変更)인지는 일본 출원 당초 명세서만으로 따져야 한다고 봤습니다.

사건

원고는 1974년 2월 7일 «電荷担体箔»이라는 발명을 일본에 특허출원하면서, 1973년 2월 8일 독일(ドイツ連邦共和国)에 낸 특허출원 2건에 기초한 우선권을 주장했습니다. 우선권 증명서는 1974년 4월 3일 특허청에 냈습니다. 판결 공개본에는 당사자 이름도, 일본 출원과 독일 출원의 번호도 나오지 않습니다.

원고는 1975년 6월 16일 거절이유 통지를 받고 같은 해 11월 4일 보정서를 냈지만 12월 1일 보정 각하 결정을 받았습니다. 원고의 보정각하불복 심판(昭和51年補正審判第30号)에서 특허청은 1976년 10월 5일 심판 청구가 성립하지 않는다고 심결했습니다. 이 심결을 다툰 행정소송이 이 사건입니다.

1. 1973-02-08

   독일 특허출원 2건 — 우선권 기초

2. 1974-02-07

   일본 특허출원 «電荷担体箔»(우선권 주장)

3. 1974-04-03

   우선권 증명서 제출

4. 1975-06-16

   거절이유 통지

5. 1975-11-04

   보정서 제출

6. 1975-12-01

   보정 각하 결정

7. 1976-10-05

   특허청 심결: 보정각하불복 심판 청구 불성립

8. 1978-06-27

   도쿄고등재판소 판결: 원고 청구 기각

문제가 된 표현: «ポリ酢酸ビニル»와 «ポリビニルアセタール»

보정 전 특허청구범위는 중간층이 카본블랙을 첨가제로 함유하는 «ポリ酢酸ビニル»로 이루어진다고 적었습니다. 보정 뒤 특허청구범위는 중간층을 램프블랙을 첨가제로 함유하는 «ポリビニル・アセタール»로 이루어진 것으로 바꿨습니다. 판결은 일본 출원 당초 명세서에 «ポリビニルアセタール»에 관한 기재가 전혀 없다는 점을 다툼 없는 사실로 적고, 그 사정을 이렇게 설명했습니다.

ドイツ連邦共和国に出願した際の願書には「ポリビニルアセタール」とあつたものを、本願の明細書において、「ポリ酢酸ビニル」と誤訳したものである。

— 도쿄고등재판소 昭和52年(行ケ)第46号 판결(1978-06-27) — 다툼 없는 사실

원고는 이 보정이 번역자의 誤訳 때문에 생긴 오기를 고치는 것이라고 주장했습니다. 원고에 따르면 제1국 출원 명세서의 «polyvinyl acetal»과 «polyvinyl acetat»는 독일어 원문에서 마지막 글자만 «l»과 «t»로 다르고, 번역자가 앞의 것을 뒤의 것, 곧 «ポリ酢酸ビニル»로 옮겼습니다. 원고는 외국인이 출원인일 때 번역 과정에서 피할 수 없는 번역자의 착오로 생긴 誤訳·혼동은 명세서 원문의 범위 안이라면 오기 정정이나 불명확한 기재의 석명으로 보정이 허용되어야 한다고 했습니다. 두 수지는 다른 물질이지만 성질이 꽤 비슷하고 용도도 비슷하므로, 보정해도 발명의 동일성을 잃지 않는다고도 주장했습니다.

특허청 심결은 당초 명세서에 폴리비닐아세탈에 관한 기재도, 그것을 시사하는 기재도 없다며 이 보정이 원래 명세서에 적힌 사항의 범위를 넘어 요지를 변경한다고 봤습니다. 독일 원출원 명세서를 번역하면서 생긴 誤訳을 고치는 것이라는 청구인 주장에는, 독일 출원은 우선권 주장의 기초일 뿐 일본 출원 명세서가 아니라며 받아들이지 않았습니다. 피고는 청구범위의 «ポリ酢酸ビニル»가 «ポリビニルアセタール»를 誤訳한 경위로 생겼다 해도 일본 출원 명세서의 오기가 되지는 않는다고 반론했습니다. 이 보정을 인정하면 «ポリビニルアセタール»를 대상으로 한 후출원이 거절되어 일본 특허제도의 선출원주의에 어긋난다고도 했습니다.

판단

재판소는 파리조약이 속지주의를 원칙으로 하고 각국 특허 독립의 원칙에 서 있으므로, 우선권 주장 출원이라도 일본에서 특허가 성립하는지는 국내법에 따른 출원서류로 정해진다는 점을 먼저 들었습니다. 그리고 제1국 출원 명세서를 이렇게 봤습니다.

第一国出願の明細書は、優先権の効力すなわち出願日遡及の有無を検討する資料としての、いわゆる優先権証明書に過ぎず、それ自体ないし翻訳文がわが国特許出願における明細書としての性質もしくは効力を持つものではない。

— 도쿄고등재판소 昭和52年(行ケ)第46号 판결(1978-06-27)

재판소는 일본 출원 당초 명세서에 제1국 출원 명세서를 옮기면서 생긴 誤訳이 들어 있는 사정이 있더라도, 그 자체로 명세서의 오기라고 할 수는 없다며 원고 주장을 받아들이지 않았습니다. 우선권 증명서가 출원일 뒤 50여 일 지난 1974년 4월 3일에 제출된 점도, 그 증명서가 일본 출원 당초 명세서를 뒷받침하는 것이 아니고 출원에 의한 발명의 개시와 직접 관계없음을 보여 준다고 했습니다. 결론은 다음과 같습니다.

結局、本件補正が要旨を変更するものであるかどうかは、わが国出願の願書に最初に添付された明細書のみにより、その記載した事項の範囲内であるかどうかを検討して定めなければならない。

— 도쿄고등재판소 昭和52年(行ケ)第46号 판결(1978-06-27)

재판소는 출원 공개공보(갑 제1호증)를 살펴봐도 명세서에 «ポリ酢酸ビニル»가 «ポリビニルアセタール»의 오기임을 짐작하게 하는 기재가 없다고 했습니다. 또 화학기술 백과사전과 고분자 사전에 따라, 폴리아세트산비닐은 폴리비닐아세탈과 별개로 실재하는 수지라고 인정했습니다. 둘은 중간층에 쓸 수 있는 성질·용도에 비슷한 점이 있지만 인장강도와 열변형온도 값이 서로 겹치지 않는 등 성질이 다른 화합물이라는 것입니다.

재판소는 중간층에 쓰는 수지 재료를 «ポリ酢酸ビニル»에서 «ポリビニルアセタール»로 바꾸는 것이 청구범위의 기술적 사항의 기본에 닿는다는 점까지 더해, 이 보정이 당초 명세서에 적힌 사항의 범위 안이라 할 수 없어 요지 변경이고 보정을 각하한 심결에 잘못이 없다고 판단했습니다. 주문은 원고의 청구 기각입니다(재판관 小堀勇・舟本信光・小笠原昭夫). 그 뒤 이 출원이 어떻게 됐는지는 판결에 나오지 않습니다.

번역에서 볼 점

같은 도쿄고등재판소는 1983년 다른 사건(昭和56年(行ケ)第82号)에서 우선권 증명서로 낸 제1국 출원 명세서가 일본 출원 명세서의 효력을 갖거나 그것을 보충하지 않는다고 판단하면서 이 판결을 참조로 들었습니다. 知財管理 2017년 7호 해설(深見特許事務所)은 과거의 誤訳 관련 재판례 (1)로 이 판결을 들고, «ポリビニルアセタート(Polyvinyl acetat)»라는 誤訳을 «ポリビニルアセタール(Polyvinyl acetal)»로 보정하려 한 사안이라고 적었습니다.

같은 해설은 재판례 (1)·(2)가 誤訳을 보정으로 고치려 했지만 둘 다 원문 참작이 인정되지 않아 요지 변경으로 판단됐다고 정리했습니다. 재판례 (1)~(3)은 모두 誤訳 정정이 인정되지 않던 시대의 출원이라고도 적었습니다. 해설에 따르면 1994년 1월 일본에 영어 특허출원(외국어서면출원)이 도입되면서 誤訳 정정도 인정되게 됐습니다.

• 재판소는 파리 경로 출원에서 우선권 증명서로 낸 제1국 출원 명세서와 그 번역문을 일본 출원의 명세서로 보지 않았습니다.
• 보정이 요지 변경인지는 일본 출원 당초 명세서만으로 따졌고, 재판소는 그 명세서에 오기임을 짐작하게 하는 기재가 없다고 봤습니다.
• 독일어에서 마지막 글자 «l»과 «t»만 다르다는 설명은 원고 주장에 나옵니다.
• 해설은 이 판결을 誤訳 정정이 인정되지 않던 시대의 출원에 대한 재판례로 들었습니다.