대법원 2007후1442: «필수적으로 이루어지는(consisting essentially of)»을 기재불비로 본 판결
대법원은 2007년 10월 11일 2007후1442 판결에서 PCT 국제출원의 국내 출원 청구항 제1항에 2004년 보정으로 들어간 «필수적으로 이루어지는(consisting essentially of)»이 의미가 불명료한 기재불비라고 보고 원심을 파기해 특허법원으로 환송했습니다.
![원문 화면 — 대법원 2007후1442 판결 [거절결정(특)] (2007. 10. 11.)](https://go.verita-ai.net/seo/blog/images/2026-11-10-supreme-court-2007hu1442-consisting-essentially-of.jpg)
대법원은 2007년 10월 11일 거절결정 사건(2007후1442)에서 원심인 특허법원 판결을 파기하고 사건을 특허법원으로 환송했습니다. 미국 출원을 기초로 한 PCT 국제출원을 국내에 번역문으로 낸 출원이었고 청구항 제1항의 «필수적으로 이루어지는(consisting essentially of)»이라는 표현이 문제가 됐습니다.
법원은 이 부분이 의미가 불명료해 구 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 갖추지 못한 기재불비라고 봤습니다. 한글 표현이 어느 뜻인지부터 불분명하고 괄호로 함께 적은 영문이 그 의미를 더욱더 불명료하게 했다는 판단입니다.
무슨 일이 있었나
출원 발명의 명칭은 «암 관련 항원을 코딩하는 단리된 핵산분자, 그 항원 및 이들의 용도»입니다. 1996년 10월 3일 미국 출원을 우선권 기초로 삼아 1997년 9월 15일 PCT 국제출원을 했고 수리관청은 미국특허청이었습니다. 이어 국내진입단계절차를 위해 1999년 4월 2일 국내에 번역문을 냈습니다(제1999-7002853호).
문제가 된 청구항 제1항의 표현은 보정을 거치며 바뀌었습니다. 2003년 12월 23일 보정에서는 «포함하는»이었고 2004년 11월 19일 보정에서 «필수적으로 이루어지는(consisting essentially of)»이 됐습니다. 원심은 특허법원이 2007년 3월 22일 선고한 2006허5751 판결이고, 피고인 특허청장이 상고했습니다.
1996-10-03
미국 출원 — 국제출원의 우선권 기초
1997-09-15
PCT 국제출원(수리관청 미국특허청)
1999-04-02
국내진입단계절차로 번역문 제출(제1999-7002853호)
2003-12-23
보정 — 청구항에 «포함하는»
2004-11-19
보정 — «필수적으로 이루어지는(consisting essentially of)»
2007-03-22
특허법원 2006허5751 판결(원심)
2007-10-11
대법원 2007후1442 판결 — 원심판결 파기, 특허법원 환송
판결이 본 문제: 한글 표현과 괄호 속 영문
판결은 먼저 미국식 청구항이 구성요소를 적는 방식을 셋으로 나눠 설명했습니다. 개방형 «comprising», 폐쇄형 «consisting of», 그리고 그 중간단계인 «consisting essentially of»입니다.
| 미국식 용어 | 구분 | 판결의 설명 |
|---|---|---|
| comprising | 개방형 | 청구항에 기재된 구성요소와 그 외 추가 구성요소를 갖는 것을 권리범위로 포함하는 청구항 |
| consisting of | 폐쇄형 | 청구항에 기재된 구성요소 이외의 다른 구성요소를 포함하지 아니하는 청구항 |
| consisting essentially of | 중간단계 | 판결은 다른 대목에서 미국식 특허청구항 중 반(半) 개방형으로 이해되는 용어라고 적음 |
보정으로 들어간 한글 표현 «필수적으로 이루어지는»에 대해서는 이렇게 적었습니다.
‘그 구성요소가 필수적으로 그 청구항에 기재된 염기서열로만 이루어진다’는 의미인지, 아니면 ‘그 청구항에 기재된 구성요소는 필수적으로 포함되고 그 외 별도의 구성요소 추가를 허용한다’는 의미인지부터가 불분명하다.
— 대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후1442 판결
판결은 괄호 속 영문이 미국식 특허청구항 중 반(半) 개방형으로 이해되는 «consisting essentially of»라고 짚었습니다. 그리고 이 영문이 불명료한 한글 부분의 의미를 오히려 더욱더 불명료하게 했다고 봤습니다.
이 사건 계쟁부분 중 영문 부분은 이러한 원심에서의 원고 주장과 일견 상충되는 미국식 특허청구항 중 반(半) 개방형으로 이해되는 ‘consisting essentially of’가 괄호하고 병기되어 있어, 오히려 염기서열에 대한 이 사건 출원발명의 청구범위에 관하여 불명료한 한글부분의 의미를 더욱더 불명료하게 하였다고 할 것이다.
— 대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후1442 판결
| 청구항 표현 | 판결이 든 뜻 | 법원 판단 |
|---|---|---|
| 필수적으로 이루어지는 | ‘그 구성요소가 필수적으로 그 청구항에 기재된 염기서열로만 이루어진다’ 또는 ‘그 청구항에 기재된 구성요소는 필수적으로 포함되고 그 외 별도의 구성요소 추가를 허용한다’ | 어느 의미인지부터가 불분명 |
| (consisting essentially of) | 미국식 특허청구항 중 반(半) 개방형 | 불명료한 한글부분의 의미를 더욱더 불명료하게 함 |
대법원의 결론: 기재불비, 파기환송
대법원은 이 계쟁부분이 그 자체로 기재불비라고 결론지었습니다.
그 자체로 구 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비에 해당된다고 볼 것이다.
— 대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후1442 판결
주문은 «원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다»입니다. 재판장은 고현철 대법관, 주심은 김지형 대법관이었고 관여 대법관의 의견이 일치했습니다.
사건 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사건 | 대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후1442 판결 [거절결정(특)] |
| 재판부 | 대법관 고현철(재판장) 양승태 김지형(주심) 전수안, 관여 대법관 일치 |
| 당사자 | 원고, 피상고인 루드빅 인스티튜트 포 캔서 리서치 / 피고, 상고인 특허청장 |
| 원심 | 특허법원 2007. 3. 22. 선고 2006허5751 판결 |
| 출원 | 제1999-7002853호 «암 관련 항원을 코딩하는 단리된 핵산분자, 그 항원 및 이들의 용도» |
| 문제가 된 부분 | 청구항 제1항 «필수적으로 이루어지는(consisting essentially of)» |
| 적용 법조 | 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제4항 제2호, 제201조 |
| 주문 | 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다. |
판결문에 없는 것
1999년 4월 2일 낸 번역문에 청구항 표현이 어떻게 적혀 있었는지는 판결에 나오지 않습니다. 판결은 이 부분을 한국어로 어떻게 적어야 했는지도 제시하지 않았습니다. 환송 뒤 특허법원이 어떻게 판단했는지는 이 판결문만으로는 알 수 없습니다.