청구항 «phosphor»와 공식 번역 «fluorescent material» — 미국 Regents v. Satco
미국 연방순회항소법원은 2024년 Regents v. Satco 사건(비선례)에서 일본 선행문헌 공식 번역의 «fluorescent material»을 청구항 «phosphor»가 포함한다는 PTAB 해석을 받아들였습니다. 청구인은 «phosphor» 인용이 다른 판본에서 온 실수라고 인정했습니다.
미국 연방순회항소법원은 2024년 12월 4일 Regents of the University of California v. Satco Products 사건(No. 2023-1356)에서 일본 선행문헌 Yamazaki 의 영어 번역 표현을 둘러싼 다툼을 다뤘습니다. 청구항의 «phosphor»를 두고 특허권자 리전츠는 Yamazaki 의 공식 번역이 «fluorescent material»이라고 쓴다고 반박했습니다. 청구인 Satco 는 청원서의 «phosphor» 인용이 ITC 사건에서 나온 다른 판본에서 온 실수였다고 인정했습니다. 법원은 «phosphor»가 «fluorescent material»을 포함한다는 PTAB 의 해석을 받아들였습니다.
다만 법원은 도면의 굵은 선에 기댄 cathode/anode 구성요소 판단은 취소하고 환송했습니다. PTAB 는 환송 뒤 2025년 4월 28일 결정에서 청구항 1·2가 특허받을 수 없다고 판단했습니다. 항소 판결은 비선례(nonprecedential) 판결입니다.
사건
다툼이 된 특허는 캘리포니아대 리전츠(Regents of the University of California)가 가진 미국 특허 10,644,213 «Filament LED Light Bulb»입니다. 청구인은 Satco Products, 특허권자는 리전츠입니다. 이 판결은 PTAB 의 IPR2021-00662 사건 결정에 대한 항소심 판결입니다.
선행문헌 Yamazaki 는 일본 특허 공개공보 2003-249692A(2003-09-05 공개)입니다. PTAB 환송 결정은 Yamazaki 의 증거로 공인 영어 번역문(Ex. 1007)을 들었습니다.
2003-09-05
Yamazaki(일본 특허 공개공보 2003-249692A) 공개
2024-12-04
연방순회항소법원 판결(No. 2023-1356, 비선례) — 일부 인용·일부 취소·환송
2025-04-28
PTAB 환송 뒤 최종 결정 — 청구항 1·2 특허받을 수 없음
문제가 된 표현
청구항 1의 마지막 구성은 «a molding comprising a phosphor and surrounding the LED», 곧 «phosphor»를 포함하고 LED 를 둘러싸는 몰딩입니다. 법원 설명에 따르면 Satco 는 청원서에서 Yamazaki 가 발광 장치의 투명 수지를 설명하며 «phosphor»라는 말을 쓴다고 주장했습니다. 리전츠는 이렇게 반박했습니다.
The Regents responded that the official translation of Yamazaki does not use the word “phosphor” and instead uses the words “fluorescent material.”
— 미국 연방순회항소법원, Regents of the University of California v. Satco Products, No. 2023-1356 (2024-12-04)
Satco 는 답변서에서 청원서의 Yamazaki 인용이 실수였다고 인정했습니다. 인용 문구는 관련 ITC(국제무역위원회) 사건에서 제출된 Yamazaki 의 다른 판본에서 가져온 것이라고 했습니다.
Satco replied, conceding that the quotation of Yamazaki in its Petition was an inadvertent error, and that it was from “a version of Yamazaki that was produced in related [International Trade Commission] cases.”
— 미국 연방순회항소법원, Regents of the University of California v. Satco Products, No. 2023-1356 (2024-12-04)
| 문서 | 쓰인 표현 | 누가 어떻게 다뤘나 |
|---|---|---|
| ’213 특허 청구항 1 | phosphor | 구성요소 «a molding comprising a phosphor and surrounding the LED» |
| Satco 청원서의 Yamazaki 인용 | phosphor | Satco 가 답변서에서 ITC 사건 판본에서 온 실수(inadvertent error)라고 인정 |
| Yamazaki 공식 영어 번역 | fluorescent material | 리전츠가 반박 근거로 듦 |
| PTAB 해석·연방순회항소법원 | phosphor ⊇ fluorescent material | PTAB 는 «phosphor»가 «fluorescent material»을 포함한다고 해석, 법원이 그 해석을 채택 |
판단
PTAB 는 결국 «phosphor»가 «fluorescent material»을 포함한다고 해석했습니다. 항소에서 리전츠는 세 가지를 다퉜습니다. Satco 답변서가 새 주장과 증거를 냈다는 점, PTAB 가 «phosphor»를 직권으로 해석했다는 점, 반대신문 증언을 배제했다는 점입니다. 법원은 어느 주장에도 설득되지 않았다고 했습니다.
법원은 먼저 PTAB 판단에 동의했습니다. PTAB 는 Yamazaki 번역에 관한 Satco 의 답변이 리전츠 주장에 대한 응답이었으므로 PTAB 규칙상 적법하게 고려됐다고 판단했습니다.
이어 법원은 리전츠가 «phosphor»의 통상 의미가 «fluorescent material»을 포함하는지 다툴 기회를 여러 번 가졌다고 봤습니다. 또 선행 특허들이 발명 당시 «phosphor»의 통상 의미에 관한 PTAB 의 사실 인정을 뒷받침하는 실질적 증거라고 했습니다. 그러고는 PTAB 의 해석을 그대로 채택했습니다.
As such, we agree with the Board’s analysis and adopt its construction of “phosphor.”
— 미국 연방순회항소법원, Regents of the University of California v. Satco Products, No. 2023-1356 (2024-12-04)
법원은 발명 당시 통상 의미에 관한 선행 특허 증거를 근거로 이 해석을 받아들였습니다. 법원도 PTAB 도 번역이 틀렸다고 판단하지는 않았습니다.
취소·환송과 환송 뒤 결정
법원은 다른 쟁점에서는 PTAB 판단을 받아들이지 않았습니다. PTAB 가 Yamazaki 도면 1의 굵은 선(부재 11a)의 상대적 두께에 기대어 cathode/anode 구성요소를 인정한 것은 잘못이라며 그 부분을 취소하고 환송했습니다. 결론은 일부 인용·일부 취소·환송(AFFIRMED-IN-PART, VACATED-IN-PART, AND REMANDED)입니다. 이 쟁점은 번역과 관계가 없습니다.
PTAB 는 환송 뒤 2025년 4월 28일 최종 결정에서, 전체 기록에 비추어 청구인이 ’213 특허 청구항 1·2가 특허받을 수 없음(unpatentable)을 증거의 우세로 보였다고 판단했습니다.
번역에서 볼 점
- 청원서가 인용한 Yamazaki 문구는 공식 번역이 아니라 ITC 사건에서 나온 다른 판본의 것이었습니다. 청구인 스스로 이를 실수라고 인정했습니다.
- 청원서의 인용 문구(«phosphor»)와 공식 번역(«fluorescent material»)이 서로 달랐고 그 차이가 청구항 용어 해석 다툼으로 이어졌습니다.
- PTAB 환송 결정은 Yamazaki 의 증거로 공인 영어 번역문(Ex. 1007)을 들었습니다.
- 항소심에서는 발명 당시 통상 의미에 관한 선행 특허 증거가 «phosphor» 해석을 지탱했습니다.