도쿄고등재판소 昭和56年(行ケ)第82号: 명세서 «臭素»를 «硼素»로 고치려던 보정과 우선권 증명서
도쿄고등재판소는 1983년 3월 24일, 미국 출원을 우선권으로 한 일본 특허출원 명세서의 «臭素»(브롬)를 «硼素»(붕소)로 고치는 보정에 대해 우선권 증명서는 일본 명세서가 아니고 발명이 고른 원소 부분은 붕소의 잘못으로 특정되지 않는다며 보정 각하 심결을 유지했습니다.
도쿄고등재판소는 1983년 3월 24일 昭和56年(行ケ)第82号 판결에서, 일본 특허출원 명세서의 «臭素»(브롬)를 «硼素»(붕소)로 고치는 보정을 받아들이지 않은 특허청 심결을 유지했습니다. 이 출원은 1971년 4월 1일 미국 출원을 우선권으로 삼았습니다. 원고는 미국 명세서의 «boron»을 «bromine»의 역어인 «臭素»로 잘못 옮겼다고 주장했습니다. 재판소는 우선권 증명서로 낸 미국 출원 명세서가 일본 출원의 명세서가 아니라고 봤습니다. 또 발명이 고른 원소를 적은 부분의 «臭素»는 꼭 «硼素»의 잘못이라고 하나로 알아볼 수 없다고 판단했습니다.
사건
원고는 1971년 4월 1일 미국에서 낸 특허출원(미국 출원번호 第130149号)을 기초로 우선권을 주장하며, 1972년 3월 31일 일본에 昭和47年特許願第32522号로 특허출원했습니다. 발명의 명칭은 «拡散ボンデイングプロセス»(확산 접합 공정)입니다. 특허청구범위는 니켈 기반 초합금의 확산 접합 공정을 적고, 중간층 합금에 «臭素»가 융점 저하제로 약 5%까지 들어 있다고 했습니다.
원고는 1979년 7월 25일 명세서 일부를 고치는 보정서를 냈지만, 이 보정은 같은 해 12월 18일 각하됐습니다. 원고의 보정각하불복 심판(昭和55年補正審判第23号)에서 특허청은 1980년 11월 11일 심판 청구가 성립하지 않는다고 심결했습니다. 이 심결의 취소를 구한 소송이 이 사건입니다. 판결 공개본에는 당사자 이름이 나오지 않습니다.
1971-04-01
미국 특허출원(출원번호 130149) — 우선권 기초
1972-03-31
일본 특허출원(昭和47年特許願第32522号)
1972-07-25
출원번호·출원일이 같은 미국 특허 US 3,678,570 등록
1979-07-25
명세서 보정서 제출
1979-12-18
보정 각하 결정
1980-11-11
특허청 심결: 보정각하불복 심판 청구 불성립
1983-03-24
도쿄고등재판소 판결: 원고 청구 기각
문제가 된 표현: «臭素»와 «boron»
보정은 특허청구범위의 «臭素» 1곳과 그 밖의 «臭素» 기재 전부 13곳, 모두 14곳을 «硼素»로 고치는 것이었습니다. 재판소는 이 보정 내용에 당사자 사이에 다툼이 없다고 했습니다.
원고는 이 «臭素»가 번역에서 생겼다고 주장했습니다. 미국 출원 명세서의 «boron»은 바르게는 «硼素»로 옮겨야 했는데, 영어 «bromine»의 역어인 «臭素»로 잘못 옮긴 데서 비롯된 것이 분명하다는 것입니다. 원고는 또 브롬을 니켈 초합금의 융점 저하제로 쓰는 일은 있을 수 없으므로, 명세서를 읽는 당업자라면 «臭素»가 «硼素»의 오기임을 쉽게 알 수 있다고 했습니다.
특허청 심결은 우선권 증명서로 낸 미국 출원 명세서의 번역에 오역이 있었다 하더라도, 그 오역이 일본 출원 명세서의 오기에 해당한다고는 볼 수 없다고 했습니다. 피고(특허청 측)는 우선권 증명서로 낸 미국 출원 명세서가 일본 출원에 따른 발명의 개시와 아무 관계가 없다고 반론했습니다.
아래 표의 영어 문장은 판결이 인용한 것이 아닙니다. 판결이 적은 미국 원출원과 출원번호·출원일이 같은 미국 특허 US 3,678,570 공보의 문장입니다. 일본어 문장은 재판소가 판결에 옮겨 적은 일본 명세서의 기재입니다.
| 미국 공보 US 3,678,570 | 일본 명세서(판결이 옮긴 문장) | 재판소 판단 |
|---|---|---|
| If an element, such as boron, is included in the braze alloy the melting temperature of the braze material may be depressed.(배경기술) | 例えば臭素の如き元素がろう付け材合金中に含まれると、ろう付け材の融点は下がる。(종래기술 ①) | 종래기술 부분(①~④)의 «臭素»는 «硼素»의 오기로 알아볼 수 없지는 않다 |
| However, with the rich nickel-base superalloys all except boron also produce unwanted stable phases at the joint interface. | しかし高度のニツケルベーススーパー合金では、臭素以外のすべてはジヨイント界面に望ましくない安定相を生じる。(⑥) | 오기라고 전제해도 꼭 «硼素»의 오기로 알아봐야 하는 것은 아니고, 다른 많은 원소로 바꿔 이해할 수 있다 |
| boron in an amount up to about 5 weight percent is present as a temperature depressant(청구항 1) | 臭素が融点低下剤として約五％まで存在する組成を有し(특허청구범위) | 출원 당초의 필수 구성 성분을 개시되지 않은 다른 성분으로 바꾸는 보정이라 요지 변경이라고 본 심결이 옳다 |
판단
재판소는 파리조약이 공업소유권의 보호·규제에 속지주의를 채택하고 각국 특허 독립의 원칙에 서 있다는 점을 먼저 들었습니다. 그리고 파리조약 우선권 출원이라도 우선권 증명서로 낸 제1국 출원 명세서는 이렇게 봐야 한다고 했습니다.
優先権証明書として提出された第一国出願の明細書がわが国における出願書類としての明細書としての効力を有し、あるいは、これを補足する性質を有するものでないことは明らかである
— 도쿄고등재판소 昭和56年(行ケ)第82号 판결(1983-03-24)
재판소는 이 판단에 같은 법원의 昭和52年(行ケ)第46号 판결(1978년 6월 27일 선고)을 참조로 들었습니다. 이어 보정으로 출원 당초의 발명이 다른 발명이 되는 경우, 당초 명세서나 도면의 기재 자체로 오기임이 명백한 사항을 고치는 보정이 아니면 요지 변경이라 허용되지 않는다고 했습니다. 미국 출원 명세서의 기재로 보면 «臭素»가 «硼素»의 오기임이 분명하니 보정을 허용해야 한다는 원고 주장은 받아들일 수 없다고 했습니다.
형평에 맞지 않는다는 원고 주장에는, 그 결과 제3자가 이익을 얻더라도 출원인 스스로의 과오가 부른 것이니 불형평이라 할 수 없다고 답했습니다.
남은 문제는 일본 명세서만 읽고도 오기임을 알 수 있느냐였습니다. 재판소는 보정 대상 14곳 밖에서는 명세서에 «臭素»라는 말이 쓰이지 않았고, «硼素»라는 말은 명세서 어디에도 쓰이지 않았다고 인정했습니다. 그리고 명백한 오기의 정정으로 허용되려면 당업자가 명세서에 비춰 쉽게 알아볼 수 있어야 하고, 그것도 이렇게 알아볼 수 있어야 한다고 했습니다.
他の任意の元素ではなく「硼素」の誤記であると一義的に認識できるものであることが必要であるというべきである。
— 도쿄고등재판소 昭和56年(行ケ)第82号 판결(1983-03-24)
재판소는 감정서에 따라 니켈 초합금 확산 접합용 중간층 합금의 융점 저하제로 브롬을 쓰는 것은 기술 상식에 완전히 어긋난다고 인정했습니다. 그러나 발명은 종래의 기술 상식에 어긋나는 기술을 쓰는 데서도 성립할 수 있으므로, 그것만으로 당업자가 «臭素»를 다른 성분의 오기로 알아본다고 할 수는 없다고 했습니다.
재판소는 명세서의 부분마다 달리 봤습니다. 종래기술을 설명한 부분(①~④)의 «臭素»는 «硼素»의 오기로 알아볼 수 없지는 않다고 인정했습니다. 인용된 공지문헌에 브롬은 없고 붕소를 쓰는 기술이 적혀 있다는 점이 근거였습니다. 브롬을 고른 이유를 적은 유일한 곳인 ⑥에 대해서는 이렇게 판단했습니다.
他に多数の元素をもつて置換して理解することが可能であるというほかない。
— 도쿄고등재판소 昭和56年(行ケ)第82号 판결(1983-03-24)
재판소는 이 보정이 출원 당초 명세서에서 필수 구성 성분이던 것을 거기에 개시되지 않은 다른 성분으로 바꾸는 것이라 요지 변경으로 허용되지 않는다고 본 심결이 옳다고 했습니다. 주문은 원고의 청구 기각입니다(재판관 高林克已·杉山伸顕·八田秀夫). 그 뒤 이 출원이 어떻게 됐는지는 판결에 나오지 않습니다.
번역에서 볼 점
판결이 적은 미국 원출원과 출원번호(130,149)·출원일(1971년 4월 1일)이 같은 미국 특허 US 3,678,570은 1972년 7월 25일 등록됐습니다. 발명 명칭은 «Diffusion bonding utilizing transient liquid phase»입니다. 이 공보의 명세서는 여러 융점 저하제를 평가했고, 고급 니켈 초합금에서는 붕소(boron) 말고는 모두 접합 계면에 원치 않는 안정상을 만들어 TLP 접합 공정에는 붕소만 쓴다고 적었습니다. 청구항 1도 붕소가 약 5중량%까지 온도 저하제로 들어 있다고 적었습니다. 다만 이것은 등록 공보이고, 원고가 우선권 증명서로 낸 미국 출원 명세서 자체는 아닙니다.
知財管理 2017년 7호 해설(深見特許事務所 佐々木眞人 변리사)은 이 판결을 과거의 誤訳 관련 재판례로 들고, 특허청구범위와 명세서의 «臭素»라는 誤訳을 «硼素»로 보정하려 한 사안이라고 적었습니다. 같은 해설은 誤訳 정정을 목적으로 하는 정정이 외국어서면출원에 대해 1994년 일부 개정으로 도입됐다고 설명합니다. 해설이 든 재판례 (1)~(3)은 모두 誤訳 정정이 인정되지 않던 시대의 출원에 대한 것이라고도 적었습니다.
- 재판소는 파리조약 우선권 출원에서 우선권 증명서로 낸 제1국 출원 명세서를 일본 명세서로 보지도, 그것을 보충하는 서류로 보지도 않았습니다.
- 오기 정정의 기준은 명세서만 읽은 당업자가 다른 임의의 원소가 아니라 «硼素»의 잘못이라고 하나로 알아볼 수 있느냐였습니다.
- 같은 «臭素»라도 재판소는 종래기술 설명 부분과 발명이 고른 원소를 적은 ⑥을 다르게 봤습니다.
- 재판소는 «臭素»가 «boron»의 오역인지 판단하지 않았습니다. 오역이라는 말은 원고 주장과 특허청 심결의 가정, 해설에 나옵니다.