도쿄고등재판소 平成13年(行ケ)第182号: 츄잉검 특허 «異性化麦芽糖»와 isomalt 번역 경위
도쿄고등재판소는 2004년 6월 22일 워너-램버트 츄잉검 특허 무효심판 심결취소소송에서, 청구항 «異性化麦芽糖»가 미국 출원의 isomalt를 옮긴 말이라는 특허권자 주장에 대해 우선권 서류의 번역 경위는 고려할 수 없다고 보고 무효 불성립 심결을 취소했습니다.
도쿄고등재판소 지적재산 제3부는 2004년 6월 22일 平成13年(行ケ)第182号 판결에서 워너-램버트의 츄잉검 특허(特許第2997472号)에 대한 무효 불성립 심결을 취소했습니다. 특허권자는 청구항의 «異性化麦芽糖»(이성화 맥아당)가 우선권 기초인 미국 출원 명세서의 «isomalt»를 옮긴 말이라고 주장했습니다. 재판소는 파리조약 경로 출원에서는 미국 출원의 용어를 어떻게 번역했는지 고려할 수 없다고 보고, 청구항과 상세한 설명이 서로 모순된다고 판단했습니다.
사건
피고 워너-램버트(ワーナー－ランバート・コンパニー)는 발명의 명칭이 «수분 흡수가 줄어든 츄잉검 조성물 및 그 제법»인 特許第2997472号의 특허권자입니다. 이 특허는 1988년 12월 22일 출원됐고, 1987년 12월 23일 미국 출원을 우선권으로 주장했습니다. 원고 신미쓰이제당(新三井製糖株式会社)은 2000년 6월 19일 청구항 1~5에 대해 무효심판을 청구했습니다. 특허청은 無効2000-35326号 사건에서 2001년 3월 23일 «심판 청구는 성립하지 않는다»고 심결했고, 이 심결의 취소를 구한 소송이 이 사건입니다.
1987-12-23
미국 출원(우선권 기초)
1988-12-22
일본 특허 출원(特許第2997472号)
1994-03-16
1987년 12월 23일 미국 출원(US 137396)을 우선권으로 한 유럽특허 EP 0 328 849 B1 공보
2000-06-19
신미쓰이제당, 청구항 1~5 무효심판 청구
2001-03-23
특허청 심결: 심판 청구 불성립(無効2000-35326号)
2004-06-22
도쿄고등재판소 판결: 심결 취소
문제가 된 표현: 異性化麦芽糖와 isomalt
청구항 1은 10~70%의 «異性化麦芽糖»로 된 증량제를 성분으로 듭니다. 상세한 설명은 이 성분을 «상품명 파라티니트(PALATINIT)로 알려진 異性化麦芽糖, 또는 … 라세미 혼합물»이라고 적습니다.
이 말의 뜻을 두고 읽기가 갈렸습니다. 특허청 심결은 상세한 설명을 들어 이 발명의 «異性化麦芽糖»가 α-D-글루코피라노실-1,6-만니톨과 α-D-글루코피라노실-1,6-소르비톨의 라세미 혼합물이고, 그 밖의 것으로 해석하는 것은 타당하지 않다고 봤습니다. 원고는 «異性化麦芽糖からなる増量剤»가 맥아당의 이성체, 곧 マルチュロース(말툴로스)를 뜻한다고 주장했습니다.
피고는 이 용어가 번역에서 나왔다고 설명했습니다.
本件明細書において「異性化麦芽糖」との用語を用いるに至った経緯は，本件米国出願の明細書における「isomalt」を「異性化麦芽糖」との日本語に訳したことによるものである。
— 도쿄고등재판소 平成13年(行ケ)第182号 판결(2004-06-22) 중 피고 주장
피고는 상세한 설명의 «または»(또는)도 미국 출원 명세서의 «or»를 옮긴 것이라고 했습니다. 이 «or»는 동격 접속(«つまり；すなわち»)의 뜻이므로 원래 «すなわち» 등으로 옮겼어야 했다는 주장입니다. 두 번역 경위는 모두 피고의 주장입니다.
| 미국 출원 명세서(피고 주장) | 일본어 명세서 | 피고가 말한 뜻 |
|---|---|---|
| isomalt | 異性化麦芽糖(청구항 1) | 미국 출원의 «isomalt»를 옮긴 말이라 상세한 설명의 パラチニット와 같다 |
| or | または(상세한 설명) | 동격 접속 «つまり；すなわち»의 뜻이라 원래 «すなわち» 등으로 옮겼어야 했다 |
판단
재판소는 먼저 «異性化麦芽糖»라는 용어 자체로 맥아당을 이성화해 얻는 것을 뜻한다는 점은 당업자가 분명히 이해할 수 있다고 봤습니다. 다만 그것이 말툴로스를 뜻하는지까지 일의적으로 분명하다고는 할 수 없어, 상세한 설명을 고려해 뜻을 확인해야 한다고 했습니다. 그리고 자당을 이성화한 パラチノース를 환원해 얻는 パラチニット는 «異性化蔗糖»이라고도, «異性化麦芽糖»라고도 부를 수 없다고 판단했습니다.
재판소는 청구항의 «異性化麦芽糖»가 パラチニット 등을 잘못 적은 것이거나, 상세한 설명의 パラチニット 기재가 잘못된 것이거나 둘 중 하나라고 했습니다. 명세서 기재만으로는 청구항 쪽이 명백한 誤記라고 일의적으로 단정할 수 없다고도 했습니다. 특허법 제70조 제2항(당시)에 대해서는, 청구항 용어의 뜻이 일의적으로 분명하지 않을 때 상세한 설명을 고려하더라도 문언의 해석 폭 안에서 뜻을 정하는 것뿐이라고 봤습니다. 그래서 청구항의 «異性化麦芽糖»를 パラチニット나 그 라세미 혼합물로 해석할 수는 없다고 했습니다.
피고의 isomalt 번역 주장에 대해 재판소는, 미국 출원 명세서가 파리조약 우선권 주장의 기초 서류이기는 해도 발명의 내용은 어디까지나 일본 출원에 첨부한 명세서로 정해진다고 했습니다. 이어지는 같은 문장에서 이렇게 판단했습니다.
本件明細書に記載された用語の意義を解釈するに当たり，本件米国出願の明細書の用語をどのように翻訳したかなどということを考慮することができないことは明らかである
— 도쿄고등재판소 平成13年(行ケ)第182号 판결(2004-06-22)
재판소는 이 점이 1994년 법 개정(法律第116号)으로 도입된 외국어서면출원(특허법 제36조의2)과는 전혀 다르다고 덧붙였습니다. 그리고 청구항의 기재와 상세한 설명의 기재를 이렇게 봤습니다.
本件明細書の特許請求の範囲の「異性化麦芽糖」との記載と，発明の詳細な説明の記載とは，相矛盾するものであるから
— 도쿄고등재판소 平成13年(行ケ)第182号 판결(2004-06-22)
재판소는 명세서가 구 특허법 제36조 제3항과 제4항 제1호에 반하거나, 같은 조 제4항 제2호에 반한다고 보고, 이를 충족한다고 본 심결의 판단은 잘못이라고 결론 내렸습니다. 출원 경과를 참작하면 다른 해석의 여지가 없다는 피고 주장에는, 이 사건 쟁점이 침해소송에서의 기술적 범위가 아니라 명세서가 구 특허법 제36조에 반하는지라고 답했습니다. 주문은 특허청이 無効2000-35326号 사건에서 2001년 3월 23일 한 심결을 취소한다는 것입니다. 특허가 그 뒤 최종적으로 어떻게 됐는지는 판결에 나오지 않습니다.
| 누가 | 어떻게 봤나 |
|---|---|
| 특허청 심결(2001-03-23) | 상세한 설명을 들어 α-D-글루코피라노실-1,6-만니톨과 α-D-글루코피라노실-1,6-소르비톨의 라세미 혼합물이고, 그 밖의 것으로 해석하는 것은 타당하지 않다고 봄 |
| 원고 신미쓰이제당 | 맥아당의 이성체, 곧 マルチュロース(말툴로스)를 뜻한다고 주장 |
| 피고 워너-램버트 | 미국 출원 명세서의 «isomalt»를 옮긴 말이라고 주장 |
| 도쿄고등재판소 | 용어 자체로 맥아당을 이성화해 얻는 것을 뜻한다고 봄. パラチニット나 그 라세미 혼합물로 해석할 수 없고, 상세한 설명의 기재와 모순된다고 봄 |
번역에서 볼 점
1987년 12월 23일 미국 출원(US 137396)을 우선권으로 한 워너-램버트의 유럽특허 EP 0 328 849 B1은 발명의 명칭을 이 라세미 혼합물의 무설탕 저흡습 츄잉검 조성물 내 «사용»으로 적습니다. 영어 명세서는 증량제를 «isomalt»라고 부르고, 그것이 α-D-글루코피라노실 1,6-만니톨과 1,6-소르비톨의 라세미 혼합물이라고 적습니다. 이 공보는 유럽 공보이고, 미국 출원 명세서 자체는 아닙니다.
- 재판소는 파리조약 우선권 출원에서 발명의 내용이 일본 출원에 첨부한 명세서로 정해진다고 봤습니다. 우선권 서류 용어의 번역 경위는 명세서 용어를 해석할 때 고려할 수 없다고 했습니다.
- 재판소는 외국어서면출원(특허법 제36조의2)은 이 점에서 전혀 다르다고 따로 짚었습니다.
- 재판소는 용어 뜻을 정할 때 상세한 설명을 고려하더라도 청구항 문언의 해석 폭을 벗어날 수 없다고 봤습니다(특허법 제70조 제2항, 당시).
- 재판소는 번역이 맞는지 틀렸는지 판단하지 않았고 «誤訳»이라는 말도 쓰지 않았습니다. 재판소가 쓴 말은 «誤記»이며, 그것이 청구항 쪽인지 상세한 설명 쪽인지도 단정하지 않았습니다.