Perfect Surgical v. Olympus(Fed. Cir. 2016): IPR 선행문헌 서지 쪽을 번역하지 않은 제출

미국 연방순회항소법원은 2016년 11월 15일 Perfect Surgical Techniques v. Olympus America(No. 2015-2043) 판결에서, IPR 청구인이 선행문헌으로 낸 일본 공개특허공보 JP ’551 가운데 공개일이 적힌 서지 쪽을 번역하지 않은 문제를 다뤘습니다. 법원은 특허심판원(Board)이 자기 규칙을 무시할 수 없다고 하면서도 이 사건에서는 그 제출을 받아들인 것이 잘못이었더라도 harmless라고 봤습니다. 파기·환송은 번역이 아닌 다른 쟁점에서 나왔습니다.

사건

특허심판원(Patent Trial and Appeal Board)은 IPR2014-00233에서 Perfect Surgical Techniques(PST)의 미국 특허 6,030,384(’384 특허) 청구항 1, 4–6, 8, 9, 11, 12, 38, 41–44, 46, 47, 49를 무효로 봤습니다. PST가 항소했고, 연방순회항소법원(MOORE·SCHALL·O’MALLEY 판사, MOORE 판사 집필)은 파기·환송했습니다.

Board가 근거로 삼은 문헌은 일본 공개특허공보 JP H10-33551 A(«JP ’551»)입니다. Google Patents 서지에 따르면 Olympus Optical Co Ltd가 1996년 7월 29일 낸 출원(«Bipolar forceps»)의 공개공보로, 1998년 2월 10일 공개됐습니다. IPR 청구인은 Olympus America, Inc.와 Olympus Medical Systems Corp.이고, 판결은 둘을 묶어 «Olympus»라고 부릅니다.

1. 1996-07-29

   Olympus Optical Co Ltd, JP ’551의 일본 출원

2. 1998-02-10

   JP H10-33551 A(JP ’551) 공개

3. 1998-05-01

   ’384 특허 출원

4. 2000-02-29

   ’384 특허 등록

5. 2016-11-15

   연방순회항소법원 No. 2015-2043 판결, 파기·환송

문제가 된 것: 번역하지 않은 서지 쪽

판결에 따르면 Board는 JP ’551을 근거로 청구항들이 신규성 또는 진보성이 없다고 봤습니다. Board는 먼저, 올림푸스가 공개일이 적힌 서지 쪽을 번역하지 않았으니 JP ’551을 낸 그대로 쓸 수 없다는 PST의 주장을 받아들이지 않았습니다.

항소심에서 PST는 서지 쪽을 번역하지 않아 올림푸스의 제출에 흠이 있고, Board가 일부만 번역된 제출물에 기대어 자기 규칙을 어겼다고 주장했습니다. 공개일이 그 쪽에 있었으니 JP ’551이 ’384 특허의 선행기술인지 판단할 증거가 충분하지 않았다는 것입니다.

법원이 든 규칙은 37 C.F.R. § 42.63(b)입니다. 영어가 아닌 문서에 기대거나 그런 문서를 내야 하는 당사자에게 영어 번역문과, 번역 정확성을 증명하는 선서 진술서(affidavit)를 그 문서와 함께 내도록 정합니다. 2024년판 CFR 원문도 같은 문구입니다.

판단

법원은 원칙부터 밝혔습니다.

The Board is not free to disregard its own regulations. Nor can it mandate compliance by only some parties.

— 미국 연방순회항소법원 Perfect Surgical Techniques v. Olympus America, No. 2015-2043(2016-11-15)

이어 법원은 이 사건에서는 Board가 올림푸스의 JP ’551 제출을 받아들인 것이 잘못이었더라도 그 잘못은 harmless라고 했습니다. Board가 잘못했다고 단정하지 않고 «even if the Board erred»라는 조건으로 말했습니다.

근거로는 먼저 PST의 인정을 들었습니다. 번역하지 않은 쪽에서 관련 있는 정보는 공개일뿐이고 그 날짜는 쪽 겉면에서 알 수 있다는 것입니다.

PST concedes that the only relevant information on the untranslated page is the publication date, and the date is discernable from the face of the untranslated page.

— 미국 연방순회항소법원 Perfect Surgical Techniques v. Olympus America, No. 2015-2043(2016-11-15)

판결은 J.A. 13을 근거로 들었고 J.A. 13이 인용한 미국 특허심사편람(MPEP) § 901.05(a)를 함께 적었습니다. 일본식 공개일 표기를 서기 날짜로 바꾸는 법을 설명한 부분입니다. 법원은 번역자 증명서도 JP ’551이 1998년 2월 10일 공개됐다고 증명했고, PST가 이 공개일도 나머지 번역도 다투지 않았다고 적었습니다.

법원은 이런 이유로, Board가 완전히 번역되지 않은 JP ’551을 받아들인 것이 harmless error 이상이라는 점을 PST가 증명하지 못했다고 결론 내렸습니다.

PST has not established that the Board’s acceptance of a not fully translated version of JP ’551 was anything other than harmless error.

— 미국 연방순회항소법원 Perfect Surgical Techniques v. Olympus America, No. 2015-2043(2016-11-15)

파기·환송은 다른 쟁점에서

법원은 결론에서 JP ’551 제출을 받아들인 것은 harmless라고 판단했습니다. 그러면서 PST가 JP ’551보다 앞서 발명했음을 증명하지 못했다는 Board 판단과, 청구항 11, 38, 41–44, 46, 47, 49를 JP ’551로 무효로 본 결정을 파기·환송했습니다.

’384 특허 명세서에는 턱(jaw)이 «perforated or otherwise provided with passages» 될 수 있다는 문장이 있습니다. 법원은 두 말이 «or otherwise»로 나뉘어 있으니 청구항의 «perforated»는 «passages»와 같지 않다고 봤습니다. 그래서 JP ’551의 통로(passage) 기재로 «perforated» 턱을 개시했다는 Board의 인정은 뒷받침되지 않는다고 판단했습니다. SCHALL 판사는 선발명 소급을 다룬 Part B에만 반대했고 번역 쟁점을 다룬 Part A와 청구항 해석을 다룬 Part C에는 동참했습니다.

번역에서 볼 점

• 법원은 번역문의 어떤 단어가 틀렸다고 판단하지 않았고 PST도 번역 내용은 다투지 않았습니다. 공개일이 적힌 쪽을 번역하지 않고 낸 것이 문제였습니다.
• harmless 판단은 이 사건 사정에 기댔습니다. 관련 정보가 공개일뿐이었고, 날짜는 쪽 겉면에서 알 수 있었고, 번역자 증명서도 공개일을 증명했으며, PST가 공개일과 나머지 번역을 다투지 않았습니다.
• 판결은 서지 쪽을 번역하지 않아도 된다고 하지 않았습니다. Board가 자기 규칙을 무시할 수 없다는 원칙도 함께 적었습니다.