일본 지재고재 平成27年(行ケ)第10216号: «燐酸»을 «ホスホン酸»으로 고치는 오역 정정 불허

일본 지식재산고등재판소 제2부는 2016년 8월 29일 平成27年(行ケ)第10216号 사건에서 특허권자의 청구를 기각했습니다. 특허 청구항 1의 «燐酸»(인산)을 «ホスホン酸»(포스폰산)으로 고치는 정정을 받아들이지 않은 특허청 심결이 그대로 유지됐습니다. 판결이 요약한 심결 이유에 따르면 이 자리에 해당하는 원문에는 «Phosphonsäure»가 적혀 있었습니다.

무슨 일이 있었나

문제가 된 특허는 일본 특허 제5584706호 «放射能で汚染された表面の除染方法»입니다. 청구항 1은 원자력발전소 냉각계통 부품의 표면을 화학적으로 제염하는 방법입니다. 2010년 2월 17일 국제출원됐고 우선일은 2009년 2월 18일과 4월 28일(독일)이며 2014년 7월 25일 설정등록됐습니다.

청구항 1은 작용 성분을 «スルホン酸，燐酸，カルボン酸»과 이들 산의 염으로 이루어진 군에서 고른 음이온 계면활성제 하나 이상으로 정했습니다. 특허권자는 2014년 12월 25일 이 «燐酸»을 «ホスホン酸»으로 고치는 정정심판(訂正2014-390211)을 청구했습니다. 정정 대상에는 명세서도 들어 있었고 명세서에는 «燐酸» 또는 «リン酸»이라는 기재가 11곳 있었습니다.

특허청은 2015년 6월 8일 불성립 심결을 내렸습니다. 판결이 요약한 심결 이유에 따르면 특허청은 «燐酸»·«リン酸» 자리에 대응하는 원문에 «Phosphonsäure»가 적혀 있고 그 일본어 번역이 «ホスホン酸»이므로, 이 정정은 특허법 126조 1항 2호의 «오역 정정»을 목적으로 한다고 봤습니다. 그러면서도 청구항 1의 구성인 «燐酸»을 다른 물질인 «ホスホン酸»으로 고치면 발명특정사항이 바뀌어 특허청구범위를 실질적으로 변경하게 되므로 126조 6항 요건에 어긋난다고 판단했습니다.

법원은 어떻게 봤나

판결은 먼저 두 물질의 화학식을 나란히 적었습니다.

정정 전 명세서에서 인산을 가리키며 적은 화학식은 6곳(【0020】【0023】【0024】)입니다. 판결은 이것들이 모두 인산이 아니라 포스폰산의 화학식이라고 적었습니다. 예를 들어 【0020】은 화학식 R－PO3H2의 «燐酸»이 α선 오염 제염에 가장 알맞다고 적었습니다. 그래서 법원은 공보를 본 당업자라면 «燐酸»·«リン酸»이라는 기재와 포스폰산 화학식 가운데 어느 한쪽이 틀렸고 청구항 1의 «燐酸»이 «ホスホン酸»의 오역일 가능성이 있다는 것을 인식한다고 봤습니다.

本件公報に接した当業者は，「燐酸」又は「リン酸」という記載か，ホスホン酸の化学式及び「オクタデシルホスホン酸」という記載のいずれかが誤っており，請求項１の「燐酸」という記載には「ホスホン酸」の誤訳である可能性があることを認識するものということができる。

— 知的財産高等裁判所 平成27年(行ケ)第10216号 판결(2016-08-29), 18쪽

다만 법원은 청구항 1의 «燐酸»이라는 기재가 그 자체로 명료하고 기술적 관점에서 봐도 «ホスホン酸»의 오역임을 짐작하게 할 부자연스러운 점이 없다고 봤습니다. 화학식은 만국 공통이어서 옮겨 적는 잘못은 있어도 오역이 생길 수는 없다는 점을 고려하더라도, 당업자가 «燐酸»을 «ホスホン酸»의 뜻으로 이해하는 것이 당연하다고 할 수는 없다고 했습니다.

법원은 이 정정이 공보에 실린 특허청구범위를 믿은 당업자와 불특정 다수 제3자의 이익을 해치고 실질상 특허청구범위를 바꾸는 것이어서 126조 6항으로 허용되지 않는다고 결론지었습니다.

本件訂正事項（燐酸→ホスホン酸）を訂正することは，本件公報に記載された特許請求の範囲の表示を信頼する当業者その他不特定多数の一般第三者の利益を害することになるものであって，実質上特許請求の範囲を変更するものであり，１２６条６項により許されない。

— 知的財産高等裁判所 平成27年(行ケ)第10216号 판결(2016-08-29), 19쪽

원문 명세서는 참작할 수 없다

판결은 정정이 126조 6항 요건에 맞는지 판단할 때 원문 명세서 등의 기재를 참작할 수 없다고 적고 원고의 주장을 받아들이지 않았습니다.

１２６条６項の要件適合性の判断に当たり，原文明細書等の記載を参酌することはできないから，原告の主張は採用できない。

— 知的財産高等裁判所 平成27年(行ケ)第10216号 판결(2016-08-29), 19쪽

판결은 또 특허권자가 스스로 책임지고 오역이 포함된 번역문 명세서를 냈다고 적었습니다. 그 뒤에도 오역 정정을 목적으로 보정할 기회가 있었는데 그 기회를 살리지 않고 오역을 포함한 채 설정등록을 받아 특허권을 발생시켰다는 것입니다(21쪽).

사건 경과

이 사건은 정정심판 불성립 심결의 취소를 구한 소송입니다. 원고는 특허권자, 피고는 일본 특허청장관(特許庁長官)이고 쟁점은 오역 정정이 특허청구범위를 실질적으로 변경하는지였습니다. 판결 주문은 «原告の請求を棄却する»입니다.

1. 2009-02-18

   우선일(독일)

2. 2009-04-28

   우선일(독일)

3. 2010-02-17

   국제출원

4. 2014-07-25

   특허 제5584706호 설정등록

5. 2014-12-25

   정정심판 청구(訂正2014-390211)

6. 2015-06-08

   특허청 불성립 심결

7. 2016-08-29

   지식재산고등재판소, 원고 청구 기각

판결에 없는 것

이 판결은 정정을 허용할지에 대한 판단입니다. 특허의 무효나 존속, 침해는 판단하지 않았습니다. 원문의 «Phosphonsäure»가 왜 «燐酸»으로 옮겨졌는지도 판결에는 나오지 않습니다.