독일 연방특허법원 1 W (pat) 14/22: 일본어 출원 번역문의 청구항 인용 관계 오류와 등록결정 취소
독일 연방특허법원은 2022년 8월 1일 1 W (pat) 14/22 결정에서, 일본어로 낸 독일 특허출원의 번역문에서 종속항 인용 관계가 원출원과 달라진 채 내려진 등록결정을 취소하고 특허청으로 돌려보냈습니다. 번역 오류가 출원인 책임이어도 불이익이 배제되지 않는다고 봤습니다.
독일 연방특허법원 제1부(법률항고부)는 2022년 8월 1일 1 W (pat) 14/22 결정에서 독일 특허청(DPMA)의 등록결정을 취소하고 사건을 특허청으로 돌려보냈습니다. 일본어로 낸 독일 특허출원의 독일어 번역문에서 종속항의 인용 관계(Rückbezüge)가 일본어 원출원과 달라진 채 특허가 등록된 사건입니다. 법원은 잘못된 첫 번역문이 출원인 자신의 책임이라는 사정만으로 출원인이 번역 오류로 불이익을 입는다는 점이 배제되지는 않는다고 판단했습니다.
사건
연방특허법원에 따르면 출원인은 2018년 7월 3일 DPMA에 출원번호 10 2018 116 053.4의 출원을 일본어로 냈습니다. 이 출원은 2017년 7월 12일 일본 선출원 JP 2017-136149의 우선권을 주장했습니다. 결정문에서는 출원인 이름이 가려져 있습니다. Google Patents 서지에는 이 독일 출원의 출원인이 FANUC(화낙)으로 적혀 있습니다.
출원인은 2020년 5월 19일 심사청구와 함께 PPH(특허심사하이웨이) 참여를 신청하면서, 심사의 바탕으로 삼을 새 청구항 1~7을 냈습니다. DPMA는 2021년 2월 3일 결정으로 2021년 2월 1일자 서류(명세서·청구항)와 2018년 9월 28일자 서류(도면)로 특허를 등록했습니다.
2017-07-12
일본 선출원 JP 2017-136149(우선권)
2018-07-03
DPMA에 일본어로 출원(10 2018 116 053.4)
2019-01-17
독일 공개공보 DE 10 2018 116 053 A1 공개
2019-02-07
같은 우선권의 일본 공개공보 JP2019018257A 공개
2020-05-19
심사청구·PPH 참여 신청, 새 청구항 1~7 제출
2021-02-03
DPMA 등록결정
2022-08-01
연방특허법원 1 W (pat) 14/22 결정, 등록결정 취소·환송
2023-01-19
독일 등록공보 DE 10 2018 116 053 B4 공개
문제가 된 부분: 종속항의 인용 관계
출원인은 등록된 청구항 1~7이 2018년 7월 3일 일본어로 낸 원래 서류와 같은 인용 관계를 갖고 있지 않다며 항고했습니다. 그리고 항고와 함께 낸 청구항으로 특허를 등록해 달라고 청구했습니다. 연방특허법원은 출원인의 주장이 옳다고 봤습니다.
Die Beschwerdeführerin trägt zutreffend vor, dass die Rückbezüge in den erteilten, abhängigen Patentansprüchen in deutscher Sprache nicht mit den Rückbezügen in den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen in japanischer Sprache übereinstimmen.
— 독일 연방특허법원 1 W (pat) 14/22 결정(2022-08-01)
법원은 일본어를 모르는 사람도 청구항에 든 아라비아 숫자만 보고 원어 청구항에 그런 인용 관계가 있다는 것을 알 수 있다고 했습니다. 그 인용 관계는 처음 낸 번역문부터 빠져 있었고, 등록결정 전에 낸 모든 번역문에도 빠져 있었다고 봤습니다. 어느 청구항의 인용 관계가 어떻게 빠졌는지는 결정문에 적혀 있지 않습니다.
공보에 적힌 청구항 3의 인용 문언
공개된 공보를 나란히 놓으면 청구항 3이 인용하는 청구항이 서로 다릅니다. 2019년 1월 17일 공개된 독일 공개공보 DE 10 2018 116 053 A1의 청구항 3은 청구항 1만 인용합니다. 2023년 1월 19일 공개된 독일 등록공보 DE 10 2018 116 053 B4의 청구항 3은 청구항 1 또는 2를 인용합니다. 같은 우선권을 서지에 적은 일본 공개공보 JP2019018257A의 청구항 3은 «청구항 1 또는 청구항 2에 기재된» 로봇 시스템이라고 적습니다.
| 공보(공개일) | 청구항 3의 인용 문언 | 인용하는 청구항 |
|---|---|---|
| JP2019018257A(2019-02-07, 같은 우선권의 일본 공개공보) | 請求項１または請求項２に記載の | 청구항 1 또는 2 |
| DE 10 2018 116 053 A1(2019-01-17, 독일 공개공보) | nach Anspruch 1 | 청구항 1 |
| DE 10 2018 116 053 B4(2023-01-19, 독일 등록공보) | nach Anspruch 1 oder 2 | 청구항 1 또는 2 |
청구항 4도 다릅니다. A1 공개공보의 청구항 4는 청구항 1을 인용하고, B4 등록공보의 청구항 4는 청구항 1~3 중 어느 하나를 인용합니다. 다만 결정문은 이 공보들을 다루지 않았습니다. A1이 처음 번역문을 그대로 실었는지, B4가 환송 뒤 고친 결과인지는 결정문에 없습니다. 일본 공개공보는 우선권 출원 쪽 공보이고, DPMA에 낸 일본어 원출원 서류 자체는 아닙니다.
판단
법원은 잘못된 첫 번역문이 뒤에 낸 청구항 세트까지 이어졌고 이는 출원인 자신의 책임이라고 했습니다. 그러면서도 그 사정만으로 등록결정에 드러난 번역 오류로 출원인이 불이익(Beschwer)을 입는다는 점이 배제되지는 않는다고 판단했습니다.
Zwar ist die Beschwerdeführerin für die fehlerhafte erste Übersetzung, die sich auch in den nachfolgend eingereichten Anspruchssätzen fortgesetzt hat, selbst verantwortlich, dieser Umstand allein schließt aber nicht aus, dass sie durch den Übersetzungsfehler, der im Erteilungsbeschluss manifestiert wird, beschwert ist.
— 독일 연방특허법원 1 W (pat) 14/22 결정(2022-08-01)
법원은 특허의 개시 내용은 우선 원어 출원이 기준이지만, 잘못된 독일어 번역문 때문에 특허의 내용이 등록원부에 틀리게 공개될 수 있다고 했습니다. 그로 인해 출원인에게도 구체적인 법적 불이익이 생길 수 있다고 봤습니다. 법원은 등록된 독일어 문언이 인용 관계에서 원래의 일본어 출원과 분명히 맞지 않으므로 항고에 이유가 있다고 결론 내렸습니다.
Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden (§ 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG), da das DPMA über die Anmeldung nicht auf der Grundlage einer fehlerfreien Übersetzung entschieden hat.
— 독일 연방특허법원 1 W (pat) 14/22 결정(2022-08-01)
법원은 DPMA가 오류 없는 번역문을 바탕으로 출원을 판단하지 않았기 때문에 스스로 등록 여부를 정할 수 없다고 했습니다(독일 특허법 제79조 제3항 제1호). 그래서 항고를 받아들여 DPMA 심사과(B25J)의 2021년 2월 3일 결정을 취소하고 사건을 DPMA로 돌려보냈습니다. 결정은 등록결정 취소와 환송까지이고, 특허의 유효성이나 보호범위는 판단하지 않았습니다.
번역에서 볼 점
- 결정문은 독일어 종속항의 인용 관계가 일본어 원출원과 다르다는 점을 번역 오류로 다뤘습니다.
- 법원은 일본어를 모르는 사람도 청구항의 아라비아 숫자로 원어 청구항의 인용 관계를 알아볼 수 있다고 했습니다.
- 법원은 잘못된 첫 번역문이 뒤에 낸 청구항 세트까지 이어졌고, 등록결정 전에 낸 모든 번역문에서 인용 관계가 빠져 있었다고 봤습니다.
- 법원은 원어 출원이 개시 내용의 기준이어도 잘못된 독일어 번역문 때문에 등록원부에 특허 내용이 틀리게 공개될 수 있고, 그로 인해 출원인에게 구체적인 법적 불이익이 생길 수 있다고 봤습니다.