Stevens v. Tamai: 일본어 PCT 출원 번역문·선서 진술서를 내지 않은 출원일 이익 신청, 연방순회항소법원 판단
미국 연방순회항소법원은 Stevens v. Tamai(2004-05-04)에서 일본어 PCT 출원의 번역문과 선서 진술서를 신청과 함께 내지 않은 Tamai에게 그 출원의 이익을 주지 않은 것은 재량 남용이 아니라고 봤습니다. 일본 출원의 이익을 준 Board 결정은 파기·환송했습니다.
미국 연방순회항소법원은 2004-05-04 Stevens v. Tamai(366 F.3d 1325, No. 03-1479)에서 저촉 절차의 출원일 이익을 다뤘습니다. 법원은 일본어 PCT 출원의 영어 번역문과 번역 정확성 선서 진술서를 신청과 함께 내지 않은 Tamai에게 그 출원의 이익을 주지 않은 Board 판단을 재량 남용이 아니라고 봤습니다. 그 이익 없이 1년 넘게 앞선 일본 출원의 이익을 준 판단은 잘못이라며 Board 결정을 파기하고 환송했습니다.
이 사건에서는 번역문과 선서 진술서의 제출이 문제가 됐습니다. 법원은 번역의 어떤 단어가 틀렸다고 판단하지 않았고 번역문 내용도 비교하지 않았습니다.
Interference No. 103,662 사건
Stevens와 Tamai는 1997-05-09 개시된 저촉 절차 Interference No. 103,662의 당사자입니다. Tamai 쪽 '839 출원은 1993-03-29 출원된 '183 출원(U.S. 08/030,183)의 일부계속출원입니다. Tamai는 출원일 이익을 신청하면서 일본 출원 No. 3-68371(일본 '371 출원)과 PCT/JP92/00947(PCT '947 출원)에 기댔습니다. 판결은 두 출원 모두 일본어라고 적었습니다.
Stevens 쪽 저촉 대상 특허는 U.S. 5,393,368입니다. 공보 제목은 «Correction tape dispenser»이고 발명자는 Christopher J. Stevens입니다.
1991-07-31
일본 '371 출원
1993-02-10
Board가 Stevens의 신청을 받아들여 준 유효 출원일
1993-03-29
'183 출원
1997-05-09
저촉 절차 Interference No. 103,662 개시
2004-05-04
연방순회항소법원 선고, 파기·환송
번역문과 선서 진술서 제출 문제
판결이 인용한 저촉 규칙 37 C.F.R. § 1.647(2003)은 영어 아닌 문서에 기대거나 그런 문서를 내야 할 때 영어 번역문과 번역 정확성을 증명하는 선서 진술서를 그 문서와 함께 내도록 정합니다.
Importantly, with neither the original motion nor the reply did Tamai include an English language translation of the PCT '947 application and an affidavit attesting to the accuracy of the translation.
— Stevens v. Tamai, Section I (p. 1328)
Tamai는 재심리 요청에서 '183 출원이 기록에 있으니 PCT '947 출원의 번역문도 기록에 있고 특허청이 '183 출원을 번역문으로 받아들였다고 주장했습니다. Board는 재심리를 받아들였지만 결정을 바꾸지 않았습니다. Tamai가 신청과 함께 PCT 출원의 번역문을 내야 했는데 내지 않았다는 이유입니다.
법원의 판단
| 출원 | 판결이 적은 사실 | Board → 법원 |
|---|---|---|
| PCT '947 출원 | 일본어. 신청서·답변서에 영어 번역문과 선서 진술서 없음 | Board는 이익을 주지 않음 → 법원은 재량 남용이 아니라고 봄 |
| 일본 '371 출원 | 일본어. 1991-07-31 출원, '183 출원보다 1년 넘게 앞섬 | Board는 이익을 줌 → 법원은 잘못이라고 봄 |
| '183 출원 | 1993-03-29 출원. Tamai는 PCT '947 출원의 번역문이라고 주장 | Board는 번역문이라고 밝히지 않았다고 인정 → 법원은 실질적 증거로 뒷받침된다고 봄 |
법원은 Tamai가 번역문의 존재를 Board와 Stevens에게 알리고 '183 출원이 정확한 번역이라는 선서 진술서를 냈다면 Board가 더 너그러웠을 수도 있다고 덧붙였습니다. 판결의 표현은 «might have been more lenient»라는 가정까지입니다.
법원은 § 119(a)가 대응 미국 출원보다 1년 넘게 앞서 낸 외국 출원에 기대어 우선권 이익을 받는 것을 막는다고 설명했습니다. 판결에 따르면 Board는 그럼에도 일본 '371 출원의 이익을 Tamai 출원에 주었습니다.
법원의 결론은 다음 순서입니다.
- PCT '947 출원의 이익을 주지 않은 Board 판단은 재량 남용이 아닙니다.
- 그 이익이 없는 이상 일본 '371 출원의 이익을 준 Board 판단은 잘못입니다.
- 두 이익이 없으면 Tamai의 유효 출원일은 1993-03-29입니다. Board가 Stevens의 신청을 받아들여 준 유효 출원일은 1993-02-10이므로, 법원은 Stevens가 앞선 의제적 발명 완성을 증명했다고 판단했습니다.
- 법원은 Stevens 승소 판단을 내리도록 지시하며 사건을 Board에 환송했습니다. 주문은 «REVERSED AND REMANDED»입니다.
However, because Tamai was not entitled to the benefit of the PCT '947 application, the Board erred in awarding Tamai the benefit of the Japanese '371 application.
— Stevens v. Tamai, Section VI
번역에서 볼 점
법원은 Board가 지적했듯 § 371(c)(2)는 번역 정확성 선서 진술서를 요구하지 않지만 Rule 647은 요구한다고 적었습니다. 판결이 인용한 조문·규칙은 2000·2003년판입니다.
McDermott Will & Emery 해설(Lawrence Cullen, 2004-06-01)에 따르면, 법원은 영어 아닌 문서의 확인된 번역문을 요구하는 것을 어떤 법과도 어긋나지 않는 합리적 요건으로 봤습니다.