In re Oda(1971): 질산을 아질산으로 옮긴 오역, 바로잡는 변경은 신규사항 아니라고 본 미국 판결
미국 관세특허항소법원은 1971년 7월 1일 In re Oda 판결에서 일본어 출원을 영어로 옮기며 «nitric acid»(질산)가 «nitrous acid»(아질산)로 오역된 특허를 재발행 출원으로 바로잡는 변경은 신규사항이 아니라고 보고 특허청 심판부 결정을 파기했습니다.
미국 관세특허항소법원(C.C.P.A.)은 1971년 7월 1일 In re Oda 사건(443 F.2d 1200)에서 특허청 심판부의 결정을 파기했습니다. 일본어 출원을 영어로 옮긴 미국 특허 명세서에는 «nitric acid»(질산)가 «nitrous acid»(아질산)로 들어가 있었습니다. 출원인 쪽은 재발행 출원으로 «nitrous»를 «nitric»으로 고치려 했습니다. 법원은 이 변경이 신규사항이 아니라고 봤습니다.
무슨 일이 있었나
문제가 된 특허는 1963년 7월 17일 출원해 1966년 4월 5일 등록된 미국 특허 제3,244,730호입니다. 판결문에 따르면 이 특허의 출원서는 1960년 5월과 1962년 7월에 낸 일본어 출원을 영어로 옮겨 만들었습니다. 특허는 화합물 3종을 다룹니다. 판결문은 이 화합물이 염기성 염료로 바꾸는 중간체와 감압 복사지에 쓸모가 있다고 소개했습니다.
판결문은 이 번역에 잘못이 있었고, 그 가운데 가장 중요한 것이 «nitric acid»를 «nitrous acid»로 옮긴 오역이라고 적었습니다. 출원인 쪽은 1966년 8월 5일 재발행 출원(serial No. 574,260)을 냈습니다. 판결문은 이 출원이 특허의 유효성에 영향을 준다고 여겨진 번역 오류들을 고치려는 것이었다고 설명합니다.
The most important error was that “nitric acid” was mistranslated “nitrous acid.”
— In re Oda, 443 F.2d 1200 (C.C.P.A. 1971), 1201쪽
| 바른 번역 | 명세서에 들어간 번역 | 법원 판단 |
|---|---|---|
| nitric acid(질산) | nitrous acid(아질산) | 오역이라고 적음(1201쪽). 인쇄상 잘못이 아닌 번역 오류로 다룸(1205쪽) |
| nitric | nitrous | «nitrous»를 «nitric»으로 바꾸는 변경은 신규사항이 아니다(1206쪽) |
특허청은 신규사항으로 봤다
심사관은 «nitrous»를 «nitric»으로 바꾸는 변경 등이 신규사항에 해당한다며 재발행 출원을 거절했습니다(판결문 1202쪽). 특허청 심판부도 거절을 유지했고, 출원인 쪽이 이 결정을 다퉜습니다.
| 단계 | 판단 |
|---|---|
| 심사관 | «nitrous»를 «nitric»으로 바꾸는 변경 등은 신규사항이라며 거절(1202쪽) |
| 특허청 심판부 | 거절 유지 |
| 관세특허항소법원(1971-07-01) | 심판부가 거절을 유지한 세 근거 모두에 동의하지 않아 심판부 결정 파기(1207쪽) |
실마리가 된 비중 1.45
원 특허 실시예 1에는 비중 1.80인 황산과 비중 1.45인 «nitrous acid»를 섞은 액체 5.5ml가 나옵니다. 출원인 쪽은 화학자의 진술서를 증거로 냈습니다. 법원은 이 화학자가 자격을 충분히 갖춘 것으로 보인다고 적었습니다. 진술서는 nitrous oxide가 물에 잘 녹지 않아 비중이 약 1.023을 넘는 아질산은 만들기 어렵고, 그래서 비중 1.45의 아질산은 존재할 수 없다고 했습니다.
출원인 쪽은 황산과 섞어 니트로화에 보통 쓰는 산이 질산이라는 점도 들었습니다.
법원은 어떻게 봤나
법원은 이 사건이 다루는 것이 인쇄상 잘못이 아니라 번역 오류라고 적었습니다(1205쪽). 또 출원인 쪽이 고치려는 내용에는 청구항이나 명세서 속 청구된 화합물 설명을 바꾸는 것이 들어 있지 않다고 짚었습니다.
이어서 통상의 기술자라면 명세서에 오류가 있다는 것뿐 아니라 그 오류가 무엇인지도 알 수 있다고 결론지었습니다.
we conclude that one skilled in the art would appreciate not only the existence of error in the specification but what the error is.
— In re Oda, 443 F.2d 1200 (C.C.P.A. 1971), 1206쪽
법원은 이에 따라 «nitrous»를 «nitric»으로 바꾸는 변경이 신규사항이라는 심판부의 첫째 결론에 동의하지 않았습니다.
We therefore disagree with the board’s first conclusion that the change of “nitrous” to “nitric” is “new matter.”
— In re Oda, 443 F.2d 1200 (C.C.P.A. 1971), 1206쪽
판결은 심판부가 거절을 유지한 세 근거 모두에 동의하지 않는다며 심판부 결정을 파기했습니다(1207쪽).
1960-05
일본어 출원
1962-07
일본어 출원
1963-07-17
미국 출원(일본어 출원을 영어로 옮겨 작성)
1966-04-05
미국 특허 제3,244,730호 등록
1966-08-05
재발행 출원(serial No. 574,260)
1971-07-01
관세특허항소법원, 심판부 결정 파기
재발행 공보의 표시
재발행 공보 Reissue 27,306에는 «Original No. 3,244,730»이 적혀 있습니다. 공보의 실시예 1에는 «[nitrous] nitric acid (specific gravity 1.45)»라고 적혀 있습니다.
| 원 특허 제3,244,730호 | 재발행 공보 Reissue 27,306 |
|---|---|
| A liquid mixture (5.5 ml.) of sulfuric acid (specific gravity 1.80) and nitrous acid (specific gravity 1.45) | A liquid mixture (5.5 ml.) of sulfuric acid (specific gravity 1.80) and [nitrous] nitric acid (specific gravity 1.45) |
판결이 다루지 않은 것
판결은 «nitrous»를 «nitric»으로 바꾸는 변경이 신규사항이 아니라고 보고 심판부 결정을 파기한 데까지입니다. 재발행을 허가하는 내용은 판결에 없습니다. 일본어 원문에 어떤 단어가 쓰였는지도 판결문과 공보에는 나오지 않습니다.