싱가포르 고등법원 [2022] SGHC 164 «Nippon Shinyaku»: PCT 번역문 표 7 정정과 우선권 문서

싱가포르 고등법원은 Nippon Shinyaku Co, Ltd v Registrar of Patents [2022] SGHC 164 사건에서 PCT 출원의 검증된 영어 번역문 표 7 오류를 일본 우선권 출원에 비춰 정정할 수 있는지 판단했습니다. Lee Seiu Kin 판사는 명세서 전체를 바꾸지 않는 정정이라면 우선권 문서를 참고할 수 있다고 봤습니다. 판사는 정정 신청을 거절한 등록관 결정에 대한 항소를 허용했습니다.

사건

이 사건은 싱가포르 고등법원 일반부의 Tribunal Appeal No 24 of 2021입니다. 판결 이유 표제에 적힌 날짜는 2022년 7월 14일입니다. 판결에 따르면 출원인은 일본 회사로, 일본에 특허출원 2018-089867을 냈습니다. 출원인은 2019년 5월 7일 PCT 출원 PCT/JP2019/018201을 냈습니다. 이 출원은 2020년 11월 5일 싱가포르 국내단계에 들어가 싱가포르 특허출원 11202011003T가 됐습니다. PCT 출원과 싱가포르 출원 모두 일본 출원의 우선권을 주장합니다. Google Patents 서지 사항에는 이 PCT 출원이 WO2019216294A1(명칭 «アザベンゾイミダゾール化合物及び医薬»)로, 싱가포르 공개공보가 SG11202011003TA(Original Assignee Nippon Shinyaku Co Ltd)로 실려 있습니다.

1. 2019-05-07

   PCT 출원 PCT/JP2019/018201

2. 2020-11-05

   싱가포르 국내단계 진입(출원 11202011003T)

3. 2021-04-01

   특허규칙 제91조(1)에 따른 정정 신청

4. 2021-10-05

   등록관 자격의 IPOS가 최종 결정으로 거절

5. 2022-03-07

   고등법원 심리(양측 의견 청취)

6. 2022-07-14

   판결 이유

문제가 된 번역문 표

판결에 따르면 출원인은 싱가포르 특허청(IPOS)에 낸 PCT 출원의 검증된 영어 번역문 표 7에서 오류를 발견했습니다. 출원인은 2021년 4월 1일 특허규칙 제91조(1)에 따라 정정을 신청했습니다. 이때 일본 출원 전체 사본과, 올바른 표 6·7을 보여 주는 일본 출원 88·89쪽의 검증된 영어 번역문도 냈습니다.

판결은 오류를 «error in Table 7 of the verified English translation»이라고 적었습니다. 판결이 번역어 선택을 판단한 것은 아닙니다. Asia IP 해설에 따르면 잘못된 표 7은 국제 단계에도 제출됐습니다. 같은 해설에 따르면 우선권 출원에는 올바른 표 7 데이터가 들어 있습니다.

정정 규정과 등록관의 거절

판결이 인용한 특허법 제107조는 등록관이 규칙의 규정에 따라 명세서 등의 번역·전사 오류, 사무적 오류 또는 잘못을 정정할 수 있다고 정합니다.

특허규칙 제91조(2)는 명세서 정정의 경우, 정정안 말고 다른 것을 의도했을 리 없음이 곧바로 명백하다는 뜻에서 그 정정이 자명할 때만 정정을 허용합니다. Lee Seiu Kin 판사는 이 조문을 있는 그대로 읽으면 명세서 오류 정정에 엄격한 접근을 택한 것이라고 적었습니다. 등록관 자격의 IPOS는 2021년 10월 5일 최종 결정으로 정정 신청을 거절했습니다.

판단

판사는 영국 실무가 쓰는 Dukhovskoi 사건의 2단계 기준이 이 사건에 적용된다고 봤습니다. 첫째 단계는 오류가 분명해야 한다는 것입니다. 둘째 단계는 오류가 있다면 지금 내놓은 것이 원래 의도한 것임이 분명해야 한다는 것입니다. 등록관이 번역문 표 7의 분명한 오류를 인정했으므로 양측 모두 첫 단계는 충족됐다고 봤습니다. 다툼은 둘째 단계에 있었습니다.

판사는 인용한 판단례들에 비춰, 명세서 전체를 바꾸는 정정 신청에서는 곧바로 자명함을 보이려고 우선권 문서를 참고할 수 없다고 정리했습니다. 전체를 바꾸지 않는 정정은 다르게 봤습니다.

In my view, where the proposed correction does not involve the replacement of the entire specification, reference can be made to the priority documents in determining whether nothing else other than the proposed correction was intended.

— [2022] SGHC 164, [45]

판결이 소개한 Tragen 결정에서는 출원인이 정정안 말고 다른 것을 의도하지 않았음을 보여야 하는 무거운 증명 부담을 진다고 했습니다. 판사는 이 사건 오류를 번역 단어가 문제였던 Dukhovskoi 사건과 견줬습니다.

오류가 있는 표 7에는 기기 분석 데이터가 담겨 있습니다. 판사는 이것을 중요한 차이로 봤습니다.

Where the difference relates to data included in the specification itself, in my view, it is more likely to be the result of an error, rather than a conscious act of judgment by the drafter.

— [2022] SGHC 164, [50]

표 7에 들어갈 데이터를 두고 판사는 이렇게 적었습니다.

The error in Table 7 was quite clearly, the result of the wrong set of data having been copied over. Therefore, the data that should be in Table 7 was exactly that which was found in the priority document.

— [2022] SGHC 164, [51]

판사는 표 7의 정정안이 통상의 기술자에게 자명하므로 정정 신청을 허용해야 한다고 봤습니다. 이에 따라 항소를 허용했습니다. 절차 쟁점에서 판사는 Axis 판결을 따르지 않았습니다. 이 절차의 적정 당사자는 IPOS가 아니라 등록관이라고 판단했습니다.

번역에서 볼 점

• 판사가 우선권 문서 참고를 인정한 범위는 명세서 전체를 바꾸지 않는 정정입니다.
• 판사는 우선권 문서와의 차이가 명세서에 포함된 데이터에 관한 것일 때 오류의 결과일 가능성이 더 높다고 봤습니다. 우선권 문서와 다르면 언제나 정정된다고 한 것은 아닙니다.

해설

Amica Law의 Winnie Tham·Haw Sue Hern은 Legal 500 해설에서, 명세서 전체를 바꾸지 않는 정정이면 우선권 문서를 참고할 수 있다는 점이 이제 분명해졌다고 적었습니다. 필자들은 고등법원이 제안된 정정이 의도된 유일한 것인지를 해석할 때 더 너그러운 접근을 택한 것으로 보인다고도 적었습니다.

판결에 없는 것

판결은 표 7의 어떤 숫자가 어떻게 달랐는지 적지 않았습니다. 판결문과 위 해설에는 이 판결 뒤 상소가 있었는지도 적혀 있지 않습니다.