미국 연방순회항소법원 SEL v. Samsung 판결: 일본어 선행문헌 1쪽 부분 번역과 특허 행사 불능
미국 연방순회항소법원은 2000년 3월 2일 SEL v. Samsung 판결에서, 일본어 Canon 문헌 29쪽에 1쪽 부분 번역과 좁고 불완전한 간결한 설명을 붙여 낸 SEL의 불공정 행위를 이유로 미국 특허 5,543,636을 행사 불능으로 본 1심에 재량 남용이 없다고 판단했습니다.
미국 연방순회항소법원은 2000년 3월 2일 Semiconductor Energy Laboratory(SEL) v. Samsung Electronics 판결에서 일본어 선행문헌의 부분 영어 번역을 판단했습니다. SEL은 Canon 문헌 29쪽을 일본어 원문 그대로 내면서 1쪽짜리 부분 번역과 간결한 설명을 붙였습니다. 법원은 쟁점이 번역 의무가 아니라 솔직 의무라고 밝혔습니다. 1심은 이 제출을 불공정 행위로 보아 미국 특허 5,543,636을 행사 불능이라고 판단했고, 법원은 1심에 재량 남용이 없다고 봤습니다.
사건
인용 표기는 204 F.3d 1368(Fed. Cir. 2000)이고 항소번호는 98-1377, 99-1103입니다. SEL은 1996년 10월 10일 버지니아 동부 연방지방법원에 소장을 냈습니다. 삼성의 액티브 매트릭스 디스플레이와 그 디스플레이를 쓴 컴퓨터가 SEL의 반도체 특허 세 건을 침해한다는 주장이었습니다. SEL은 1998년 3월 4일 합의로 소장을 고쳐 두 특허 주장을 뺐고, 다툼 대상은 미국 특허 5,543,636('636 특허)만 남았습니다.
판결은 '636 특허가 비단결정 실리콘 박막 트랜지스터(TFT)를 청구한다고 설명했습니다. 채널 영역의 산소·탄소·질소 수준을 일정량 이하로 제한해 TFT의 전기적 특성을 크게 높인 것이 이 발명이라는 설명입니다. 공보의 청구항 1은 게이트 절연체를 질화규소를 포함하고 채널 영역에 직접 닿는 것으로 적었습니다. 판결에 따르면 고체물리학자 Shunpei Yamazaki 박사는 SEL의 대표이자 최대 주주이고, '636 특허를 포함한 SEL 특허 대부분의 발명자 또는 공동 발명자입니다.
1980-03-27
Canon 문헌 출원(Google Patents 서지)
1984-05-18
SEL이 주장하는 '636 특허의 우선일
1995-06-07
'636 특허 출원
1995-11-15
SEL이 정보공개서 제출
1996-08-06
'636 특허 등록
1996-10-10
SEL이 삼성을 상대로 소장 제출
1998-03-04
소장을 고쳐 '636 특허만 남김
2000-03-02
연방순회항소법원 판결
문제가 된 부분 번역
문제의 문헌은 Canon K.K.에 양도된 일본 공개특허 56-135968호입니다. Google Patents 서지에는 JPS56135968A가 Canon Inc의 1980년 3월 27일 출원으로 적혀 있습니다. 판결에 따르면 SEL이 1995년 11월 15일에 낸 정보공개서(IDS)는 15쪽이었습니다. 함께 낸 양식에 참고문헌 90건이 올랐고, 심사관은 그 모두에 이니셜을 적었습니다.
| 자료 | 판결이 적은 내용 | 법원의 판단 |
|---|---|---|
| 일본어 원문 29쪽 전체 | SEL이 Canon 문헌 전체를 일본어 원문으로 정보공개서에 냈다 | 연방순회항소법원: 심사관이 일본어 같은 외국어를 이해한다는 추정에는 법적 근거가 없다 |
| 1쪽 부분 영어 번역 | 이전의 무관한 출원에서 나온 번역. TFT 구조, 비정질 실리콘 반도체층, 질화규소로 덮인 게이트 전극, 질화규소를 산화규소로 바꿨을 때의 효과를 본 경험적 관찰, 이렇게 네 구역을 옮겼다 | 1심: 간결한 설명과 함께 «정확하지만 오도할 만큼 불완전». 연방순회항소법원: 덜 중요한 부분을 다뤘다 |
| 간결한 설명 | Canon 문헌을 «박막 트랜지스터의 게이트 절연층에 질화규소를 쓰는 것»을 개시한 문헌으로만 적었다. 질화규소 게이트만 관련 있다고 짚고 불순물을 피하라는 경고는 다루지 않았다 | 연방순회항소법원: 좁고 불완전한 간결한 설명 |
| 번역되지 않은 부분 | 1심 인정: '636 특허 청구 요소의 조합을 특허청에 제출된 다른 어떤 자료보다 더 완전하게 담고 있어 다른 자료와 중복되지 않는다 | 연방순회항소법원: Canon 문헌이 중요하다는 1심 판단에 명백한 잘못이 없다 |
항소심은 1심의 중요성 인정 이유를 설명하면서, Canon 문헌이 진성 비정질 실리콘층, 질화규소 게이트 절연체, 샌드위치 구조, 반도체 재료의 불순물을 피하라는 핵심 경고를 개시하며 이것들이 모두 '636 특허에 청구돼 있다고 적었습니다. 판결에 따르면 삼성 측 전문가 Fonash 박사는 Canon 문헌을 다 번역했다면 '636 특허가 적은 장치를 그대로 만드는 «좋은 청사진»이 됐을 것이라고 설명했습니다.
First, the district court determined that, by submitting a concise explanation and a one-page partial translation of the Canon reference that were accurate but misleadingly incomplete, SEL had intentionally withheld the Canon reference from the PTO.
— 204 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2000), ¶ 8
1심은 일본어가 모국어인 Yamazaki 박사가 Canon 문헌의 중요성을 이해했다고 인정했습니다. 그리고 박사가 SEL의 부분 번역으로 어느 구역을 특허청에 보여 줄지 의식적으로 정했을 것이라고 결론 내렸습니다. 1심의 행사 불능 판단 근거는 Canon 문헌만이 아니었습니다. 1심은 둘째 이론으로 SEL이 Tsai 논문을 주로 태양전지에 관한 것처럼 잘못 설명해 심사관을 오도했다고도 판단했습니다.
판단
연방순회항소법원은 Canon 문헌이 중요하다는 1심 판단과 SEL이 Canon 문헌을 고의로 잘못 전달했다는 1심 판단 모두에 명백한 잘못이 없다고 봤습니다. SEL의 주장과 법원의 판단을 나란히 놓으면 이렇습니다.
| SEL의 주장 | 연방순회항소법원의 판단 |
|---|---|
| Canon 문헌 전체를 일본어 원문으로 냈다는 점이 선의의 증거다 | SEL이 Canon 문헌을 고의로 잘못 전달했다는 1심 판단에 명백한 잘못이 없다 |
| 심사관이 일을 제대로 했다고 추정되는 이상 Canon 문헌을 일본어 원문으로 읽고 이해했다고도 추정해야 한다 | 심사관이 일본어 같은 외국어를 이해한다거나, 특히 그럴 이유가 없을 때 제출된 외국어 문서마다 비용이 드는 전체 번역을 요청한다는 추정에는 법적 근거가 없다 |
법원은 심사관 이니셜로 Canon 문헌을 검토했다고 추정하더라도, 그 추정은 번역된 짧은 부분과 간결한 설명까지만 미친다고 판단했습니다. 또 SEL이 덜 중요한 부분을 다룬 1쪽 부분 번역과 그 부분을 향한 간결한 설명을 함께 내어, 심사관에게 더 번역하거나 조사할 필요가 없다는 인상을 남겼다고 봤습니다. 오도하는 간결한 설명과 1쪽 번역 탓에 전체 번역을 받아 볼 필요가 가려졌다고도 적었습니다.
Though Rule 98 requires that the applicant provide any existing translation of a foreign reference, Rule 98 provides neither a safe harbor nor a shield against allegations of inequitable conduct.
— 204 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2000), ¶ 29
법원은 1심 표현을 받아 Rule 98은 번역 제출의 하한일 뿐 상한이 아니며, 선행문헌의 중요한 부분을 숨겨도 된다는 면허가 아니라고 설명했습니다.
The duty of candor does not require that the applicant translate every foreign reference, but only that the applicant refrain from submitting partial translations and concise explanations that it knows will misdirect the examiner's attention from the reference's relevant teaching.
— 204 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2000), ¶ 37
1심은 오도할 만큼 불완전한 부분 번역과 좁고 불완전한 간결한 설명을 낸 SEL의 불공정 행위를 이유로 '636 특허를 행사 불능이라고 봤습니다. 결론으로 법원은 1심에 재량 남용이 없다고 판단했습니다. 이전 출원('455·'494) 심사 단계의 잘못에 근거한 1심의 «전염성 행사 불능» 판단에는 나아가지 않겠다고 밝혔습니다.
판단 기준과 그 뒤의 해설
이 판결은 앞선 판례의 문구를 옮겨, 누락이나 잘못된 설명이 중요할수록 불공정 행위 성립에 필요한 의도 수준이 낮아지고 그 반대도 같다는 기준을 적었습니다. 크로웰앤드모링 변호사들(James Stronski·Chiemi Suzuki)의 해설에 따르면 2011년 Therasense 전원합의체 판결은 중요성과 의도를 저울질해 한쪽이 강하면 다른 쪽이 약해도 되게 하던 단계를 없앴습니다. 같은 해설은 Therasense 다수의견이 불공정 행위에 but-for 중요성, 곧 특허청이 밝히지 않은 선행기술을 알았다면 청구항을 허여하지 않았을 경우를 요구했다고 설명합니다. 적극적이고 중대한 부정행위(affirmative egregious misconduct) 사건은 이 일반 규칙의 예외로 들었습니다.
규정
판결 각주는 Rule 98(c)을 옮겼습니다. 현행 37 CFR § 1.98(a)는 § 1.97에 따라 내는 정보공개서에 (a)(1)부터 (4)까지의 항목을 포함하도록 정합니다.
| 조문 | 내용 |
|---|---|
| Rule 98(c)(판결 각주 4가 옮긴 문구) | 비영어 문서 또는 그 일부의 영어 번역문이 § 1.56(c)가 정한 사람의 소지·보관·통제 아래 있거나 그 사람이 쉽게 구할 수 있으면 그 사본을 정보공개서에 붙인다 |
| 현행 37 CFR § 1.98(a)(3)(i) | 영어가 아닌 문헌마다, § 1.56(c)가 정한 사람 가운데 그 내용을 가장 잘 아는 사람이 현재 이해하는 바에 따른 관련성의 간결한 설명. 명세서와 따로 내거나 명세서 안에 넣을 수 있다 |
| 현행 37 CFR § 1.98(a)(3)(ii) | 비영어 문서 또는 그 일부의 영어 번역문이 § 1.56(c)가 정한 사람의 소지·보관·통제 아래 있거나 그 사람이 쉽게 구할 수 있으면 그 번역문 사본 |
번역에서 볼 점
- 법원은 번역이 다룬 부분과 간결한 설명이 향한 부분을 함께 보고 심사관에게 어떤 인상을 남겼는지를 따졌습니다.
- 법원은 솔직 의무가 모든 외국 문헌의 번역을 요구하지는 않는다고 했습니다. 부분 번역 일반을 문제 삼은 판결은 아닙니다.