Motorola v. ASC 제5연방항소법원 판결: UPC가 거절한 특허 매매계약서, §1782 제출 명령 파기
미국 제5연방항소법원은 2026년 10월 29일 Motorola가 §1782로 요구한 ASC의 비가림 특허 매매계약서 제출 명령을 파기했습니다. UPC가 이미 제출 신청을 거절한 점 등을 들어, 지금으로서는 제출을 막는 쪽으로 기운다고 판단했습니다.
미국 제5연방항소법원은 2026년 10월 29일 No. 26-10747 판결에서, Motorola가 28 U.S.C. §1782로 요구한 ASC의 비가림 특허 매매계약서(PPA) 제출 명령을 파기했습니다. 법원은 지방법원이 채택한 명령이 입증 책임을 잘못 적용하고 Intel 요소의 저울질을 그르쳤다고 판단했습니다. 오류를 걷어 내고 다시 저울질하면 지금으로서는 §1782 증거개시로부터 ASC를 보호하는 쪽으로 기운다고 법원은 결론 내렸습니다.
사건
ASC는 2022년 12월 31일 ZTE에서 통신 특허 묶음을 사들였습니다. 판결문은 이 가운데 여러 건이 Motorola의 5G 지원 기기 제조에 필요한 기술을 담고 있다는 주장이 있다고 적었습니다. ASC는 2025년 가을 특허 3건의 침해를 이유로 Motorola를 제소했습니다. 첫 소송은 UPC에, 나머지 2건은 독일 뮌헨 제1지방법원에 냈습니다.
Motorola는 FRAND 항변으로 ASC가 불공정·불합리하고 차별적일 수 있는 로열티를 요구했다고 주장했습니다. 일부 가려진 공개본 매매계약서에는 «Exhibit IV에 공개된 라이선스»를 가리키는 대목이 있고 판결문은 그 세부 내용이 ASC 특허의 FRAND 조건을 밝힐 수도 있다고 적었습니다.
2022-12-31
ASC, ZTE에서 통신 특허 묶음 매입
2025년 가을
ASC, 특허 3건 침해를 이유로 Motorola 제소(UPC, 뮌헨 제1지방법원)
2025-12
Motorola, 텍사스 북부지방법원에 §1782 소환장 신청
2026-01
Motorola, UPC에도 비가림 매매계약서 제출 신청
2026-04
UPC, 제출 신청 거절
2026-05
치안판사, 비가림 매매계약서와 그 밖의 요청 문서 제출 명령
2026-10-29
제5연방항소법원, 파기 판결
Motorola는 2025년 12월 ASC 본사가 있는 텍사스 북부지방법원에 §1782 소환장을 신청했습니다. 요구한 다섯 범주 가운데 첫째가 모든 별지를 포함한 비가림 매매계약서이고 이번 항소에는 이 첫째 범주만 쟁점으로 남았습니다. 2026년 1월에는 §1782 절차가 진행 중인 상태에서 UPC에도 비가림 매매계약서 제출을 신청했습니다.
판결문에 따르면 UPC는 민사법계에 공통된 엄격한 증거개시 기준에 따라, Motorola가 그 문서로 증명하려는 사실을 구체적으로 뒷받침하지 못했다고 결론 내고 4월에 신청을 거절했습니다. 제5연방항소법원이 옮긴 UPC 명령은 현 단계의 판단이라며 나중에 제출 명령을 내리는 것을 막지 않는다고 분명히 했습니다.
그런데도 2026년 5월 미국 치안판사는 비가림 매매계약서와 그 밖의 요청 문서의 제출을 명령했습니다. 치안판사 명령은 UPC의 반대 결정을 언급하지 않은 채 재량 판단 요소인 Intel 네 요소가 모두 증거개시 쪽이라고 봤습니다. 지방법원은 이 명령을 clear error 기준으로 심사해 유지했습니다.
판단과 결과
재판부(Jones, Southwick, Duncan 판사)는 파기 이유를 이렇게 적었습니다.
And because the district court’s adopted order misapplied the burden of proof and erred in weighing the Intel factors pertinent to Section 1782 discovery requests, we REVERSE.
— 미국 제5연방항소법원 No. 26-10747 판결
입증 책임에서 법원이 잘못으로 본 것은 «authoritative proof» 부담입니다. 법원은 지방법원 판단과 달리, Intel 요소 어느 것에 대해서도 상대방에게 그런 증거를 낼 책임을 지운 적이 없다고 판단했습니다.
Contrary to the district court’s holding, this court has not imposed on respondent the burden of furnishing “authoritative proof” for any of the Intel factors.
— 미국 제5연방항소법원 No. 26-10747 판결
| 요소 | 법원 판단 |
|---|---|
| 첫째 요소 | Motorola가 이미 UPC에서 제출을 얻으려다 실패했으므로 지방법원이 Motorola에 불리하게 본 것은 옳다 |
| 수용성 요소 | 증거개시 쪽이 아니라 시기상조를 이유로 증거개시에 불리하게 기운다 |
| 셋째 요소(우회) | Motorola는 원하는 증거를 막는 장벽으로 여기는 것을 돌아가려는 바람을 드러내 놓고 있다 |
| 넷째 요소 | 남은 매매계약서 요청이 ASC에 과도한 부담이나 침해가 아니고 제출에 비용이 크거나 복잡하지도 않다는 지방법원 판단이 옳다 |
법원은 UPC 명령이 비가림 매매계약서가 Motorola의 FRAND 항변과 관련 있는지에 회의적인 태도를 보였다고 정리했습니다. 외국 법원이 이미 신청인의 필요를 검토해 «아직은» 없다고 판단한 경우 §1782 증거개시는 적절하지 않다는 제7연방항소법원 Kestrel Coal 판결의 문구도 인용했습니다.
Recasting the weighing of Intel factors, shorn of errors, the balance now leans toward ASC for protection from Section 1782 discovery at this time.
— 미국 제5연방항소법원 No. 26-10747 판결
실무에서 볼 점
법원은 유럽 법원이 아직 증거개시 신청을 판단하지 않았다면 지방법원의 접근이 적절했을 수도 있다고 적었습니다. 이 사건은 달랐습니다. 현 단계에서 UPC가 Motorola에 불리하게 결정했고 독일 법원도 UPC와 같은 결론을 낼 것으로 보인다고 법원은 판단했습니다. Motorola의 미국 신청이 UPC 신청보다 먼저였지만 미국 법원이 판단할 때는 UPC의 거절이 이미 나와 있었습니다.
법원은 각주에서 §1782를 쓰기 전에 외국 절차를 먼저 거쳐야 한다는 요건은 없다고 적었습니다. 그러면서도 UPC 신청이 진행되는 동안 지방법원으로 달려간 점과 전문가 의견, UPC 거절을 함께 보면 Motorola가 가장 유리한 곳부터 노렸다고 볼 만하다고 적었습니다.
법원은 외국에서 얻을 수 없는 증거라도 §1782 증거개시가 여전히 적절할 수 있다고 밝혔습니다. 독일·UPC 법원이 앞으로 그 자료 제출을 요구할 수도 있고 요구하지 않으면 Motorola의 §1782 근거가 더 강해진다고도 적었습니다. 사정이 크게 바뀌면 §1782를 새로 신청할 수 있다는 제2연방항소법원 Mees 판결의 문구도 인용했습니다.
법원은 §1782 신청을 28 U.S.C. §636(b)(1)(A)의 처분적 신청과 기능상 같은 것으로 보고 치안판사는 처분적 사안에서 권고만 할 수 있으며 적법한 이의가 있으면 지방법원이 de novo로 심사해야 한다고 했습니다. 법원은 이번 사건에 결국 중요한 사실 다툼은 없었지만 법률 문제는 남는다고 적었습니다.
판결의 범위
- 법원은 각주에서 §1782 신청의 정확한 입증 책임에 관해서는 이 사건에서 입장을 정할 필요가 없다고 적었습니다.
- 판결문에는 특허 번호와 UPC 사건 번호가 나오지 않습니다.
- 이 판결은 제5순회구 판결이며 연방순회항소법원 선례가 아닙니다.
- 유럽 소송은 판결문 기준으로 진행 중입니다.