도쿄지방재판소 平成21年(行ウ)第358号: 독일어 PCT 출원의 일본어 분할출원과 오역정정서
도쿄지방재판소는 2010년 1월 26일 平成21年(行ウ)第358号 판결에서, 독일어 PCT 출원을 원출원으로 한 일본어 분할출원에는 오역정정서(誤訳訂正書)를 낼 수 없다고 보고 특허청의 각하 처분을 다툰 원고의 청구를 모두 기각했습니다.
도쿄지방재판소는 2010년 1월 26일 平成21年(行ウ)第358号 판결에서, 독일어 PCT 출원을 원출원으로 삼아 일본어로 낸 분할출원에는 오역정정서(誤訳訂正書)를 낼 수 없다고 보고 원고의 청구를 모두 기각했습니다. 법원은 오역정정서 제출이 허용되는 출원은 외국어서면출원(外国語書面出願)과 외국어특허출원(外国語特許出願)으로 한정된다고 봤습니다. 원출원과 별개인 분할출원이 당연히 외국어특허출원이 되지는 않는다고도 봤습니다.
사건
판결에 따르면 원출원은 국제출원 언어를 독일어로 하고 발명의 명칭을 «静電矯正器»(정전 교정기)로 한 PCT 국제출원입니다. 판결은 이 출원을 독일어로 된 외국어특허출원(특허법 184조의4 제1항)으로 정리했습니다. 원출원은 특허 제4191483호로 설정등록됐습니다. Google Patents에 실린 이 특허(JP4191483B2, CEOS Corrected Electron Optical Systems GmbH) 공보의 청구항 1은 «粒子レンズの色収差を除去するための静電収差補正器であって、»(입자 렌즈의 색수차를 없애기 위한 정전 수차 보정기로서)로 시작합니다.
원고는 2007년 6월 13일 원출원에 명세서 번역문의 오역을 정정하는 오역정정서(갑 17)와 절차보정서를 냈습니다. 같은 날 원출원을 바탕으로 새 특허출원, 곧 분할출원(特願2007-156744)을 했습니다. 분할출원 원서에는 일본어로 된 명세서·청구범위·도면이 붙었고, 판결은 그 내용이 원출원 때 낸 일본어 번역문과 같았다고 적었습니다. 원고는 이 분할출원 명세서에 대해서도 오역정정서를 냈습니다.
특허청장은 분할출원이 특허법 36조의2 제1항에 따른 출원(외국어서면출원)이 아니라는 이유로 오역정정서 제출 절차를 각하해야 한다고 통지했습니다. 2008년 6월 18일에는 그 이유로 각하 처분을 했습니다. 원고의 이의신청은 2009년 1월 21일 기각됐습니다. 판결은 도쿄지방재판소 민사 제46부가 했습니다.
2007-06-13
원출원에 오역정정서(갑 17)·절차보정서 제출, 같은 날 분할출원(特願2007-156744)
2008-06-18
특허청장, 분할출원의 오역정정서 절차 각하 처분
2009-01-21
특허청장, 이의신청 기각 결정
2010-01-26
도쿄지방재판소 平成21年(行ウ)第358号 판결, 원고 청구 모두 기각
문제가 된 절차
오역정정서는 명세서 번역문의 오역을 정정하려고 내는 서류입니다. 법원은 이 서류를 내는 경우에는 처음 원서에 붙인 명세서 등의 번역문에 적힌 사항의 범위를 넘어 보정할 수 있다고 봤습니다. 그래서 어느 출원에서 이 절차를 쓸 수 있느냐가 다툼이 됐습니다.
원고는 외국어서면출원에 쓸 수 있는 언어가 영어로 한정돼 있어(특허법 36조의2 제1항, 시행규칙 25조의4) 영어가 아닌 언어로 외국어서면출원을 할 수 없다고 주장했습니다. 그래서 독일어 출원을 원출원으로 하는 분할출원은 번역인 일본어 출원으로 낼 수밖에 없다는 것입니다.
| 항목 | 원출원 | 분할출원(特願2007-156744) | 도쿄지방재판소 판단 |
|---|---|---|---|
| 출원 언어 | 국제출원 언어 독일어, PCT 국제출원 «静電矯正器» | 일본어 명세서·청구범위·도면(원출원 때 낸 일본어 번역문과 같은 내용) | 일본어 특허출원으로, 외국어서면출원에도 외국어특허출원에도 해당하지 않는다 |
| 출원 종류 | 외국어특허출원(특허법 184조의4 제1항) | 원출원과 별개인 «새 특허출원» | 원출원이 외국어특허출원이라고 해서 분할출원이 당연히 외국어특허출원이 되는 것은 아니다 |
| 오역정정서(誤訳訂正書) | 2007-06-13 제출(갑 17) | 제출(을 1), 특허청장 2008-06-18 각하 처분 | 오역정정서 제출이 허용되는 출원은 외국어서면출원과 외국어특허출원으로 한정된다 |
| 경과 | 특허 제4191483호 설정등록 | 이의신청 기각(2009-01-21), 청구 기각(2010-01-26) | 원출원에서 먼저 고치고 그 내용을 반영한 명세서로 분할출원을 할 수 있었다 |
판단
법원은 먼저 오역정정서를 낼 수 있는 출원의 범위를 정했습니다.
特許法において，誤訳の訂正を目的とした補正の手続として誤訳訂正書の提出が認められる特許出願は，外国語書面出願及び外国語特許出願に限るものと解するのが相当である。
— 東京地方裁判所 平成22年1月26日判決 平成21年(行ウ)第358号
법원은 특허법상 오역 정정을 위한 보정 절차로 오역정정서 제출이 허용되는 특허출원은 외국어서면출원과 외국어특허출원으로 한정된다고 봤습니다. 이 사건 분할출원은 일본어 특허출원이어서 외국어서면출원에도 외국어특허출원에도 해당하지 않는다고 판단했습니다.
원출원이 외국어특허출원이라는 점에 대해서는 이렇게 봤습니다.
原出願が外国語特許出願であるからといって，原出願とは別個の「新たな特許出願」が当然に外国語特許出願になるものではなく
— 東京地方裁判所 平成22年1月26日判決 平成21年(行ウ)第358号
원고 주장에 대해 법원은 시행규칙 25조의4가 외국어서면출원에 쓸 수 있는 언어를 영어로 한정한다는 점을 짚었습니다. 그러면서도 그로 인한 취급 차이는 특허법 스스로 용인하는 것이고, 영어가 아닌 외국어로 출원한 사람이 분할출원을 할 때 현저한 불이익을 주는 것이라고 할 수 없다고 봤습니다. 법원은 그 근거로 원출원에서 먼저 고치는 길을 들었습니다.
原出願において誤訳訂正書を提出して誤訳を補正し，その補正の内容を反映させた明細書等を添付した分割出願をすることができるのであるから
— 東京地方裁判所 平成22年1月26日判決 平成21年(行ウ)第358号
법원은 원고가 2007년 6월 13일 분할출원을 할 때 원출원에서 한 정정 내용을 반영한 일본어 명세서 등을 붙일 기회가 있었는데도 그렇게 하지 않았다고 인정했습니다. 원출원의 오역정정서(갑 17)와 분할출원의 오역정정서(을 1)는 정정 내용의 많은 점에서 공통된다고도 봤습니다(발명의 상세한 설명 단락 【0007】·【0008】·【0011】·【0013】 등). 결론은 원고의 청구를 모두 기각한 것이고, 특허청장의 각하 처분은 유지됐습니다.
번역에서 볼 점
- 법원은 오역정정서를 처음 원서에 붙인 번역문의 범위를 넘어 보정할 수 있는 절차로 봤고, 그 절차를 쓸 수 있는 출원을 외국어서면출원과 외국어특허출원으로 한정했습니다.
- 법원은 원출원에서 오역정정서로 먼저 고친 뒤 그 내용을 반영한 명세서로 분할출원을 할 수 있었다고 봤습니다.
- 판결 당시 시행규칙 25조의4는 외국어서면출원에 쓸 수 있는 언어를 영어로 한정했습니다.
- 판결에는 오역정정서로 고치려던 구체적인 단어나 문장이 나오지 않습니다. 발명의 상세한 설명 단락 번호(【0007】·【0008】·【0011】·【0013】 등)만 있습니다.