일본 지식재산고등재판소 平成28年(行ケ)第10112号: «形体Ｂ»와 «多形体Ｂ», 인용 공보 오역 해석에도 청구 기각
일본 지식재산고등재판소는 2017년 2월 14일 平成28年(行ケ)第10112号 판결에서 거절심결이 인용한 공표공보 【0052】의 표현을 영어 국제공개공보와 대조해 오역으로 해석했습니다. 다만 진보성 부정은 유지해 청구를 기각했습니다.
일본 지식재산고등재판소 제4부는 2017년 2월 14일 平成28年(行ケ)第10112号 판결에서, 거절심결이 인용한 선행 공표공보 【0052】의 표현을 오역(誤訳)으로 해석했습니다. 재판소는 영어 국제공개공보와 대조하고 DSC 결과도 들어 «形体Ｂ»(form B)와 «多形体Ｂ»(polymorph B)는 같다고 할 수 없다고 봤습니다. 다만 진보성 부정에는 잘못이 없다고 보아 원고들의 청구를 모두 기각했습니다.
사건
원고들은 발명의 명칭이 «3-(치환 디히드로이소인돌-2-일)-2,6-피페리딘디온 다결정체 및 약용 조성물»인 국제출원(PCT/CN2010/001751)을 일본 국내단계로 옮겼습니다(特願2012-535589). 이 사건은 그 출원의 거절심결을 다툰 심결취소청구사건입니다. 판결은 지식재산고등재판소 제4부(재판장 髙部眞規子)가 했습니다.
재판소가 정리한 바에 따르면, 심결은 인용발명을 «化合物Ｐ 반수화물의 形体Ｂ 결정»으로 잡고 그 분말 X선 회절 패턴의 대표로 도6과 함께 도32·33·34를 들었습니다. 인용예는 Celgene Corp의 일본 공표공보 特表2007-504248이고, 대응하는 영어 국제공개공보는 WO2005/023192입니다. 판결은 이 화합물을 «化合物Ｐ»로만 부르고 일반명을 적지 않습니다.
국제출원
PCT/CN2010/001751, 원고들의 국제출원
일본 국내단계
特願2012-535589로 국내 이행 절차
거절심결
特表2007-504248을 인용예로 들어 인용발명을 «化合物Ｐ 반수화물의 形体Ｂ 결정»으로 잡음
2017-02-14
지식재산고등재판소 제4부 판결, 원고들의 청구를 모두 기각
문제가 된 표현
쟁점은 인용예에 나오는 «形体Ｂ»와 «多形体Ｂ»가 같은 결정이냐였습니다. 일본 공표공보 본문에는 «従って、形体Ｂ、及びEの混合物が生成される。»(따라서 形体Ｂ 및 E의 혼합물이 생성된다)라는 문장이 실려 있습니다. 재판소는 인용예 【0052】에 대응하는 영어 국제공개공보 부분(18쪽 13~18행)을 확인했습니다. 거기에는 «多形体»에 대응하는 «polymorph»만 쓰였고 «形体»에 대응하는 «form»은 보이지 않는다고 봤습니다. 그래서 【0052】의 표현을 다음 문장의 오역으로 해석했습니다.
「従って，多形体Ｂ，及びＥの混合物が生成される。」，「該物質を多形体Ｅに変換し，多形体Ｂ，及びＥの混合物を生じる」の誤訳と解される。
— 일본 지식재산고등재판소 平成28年(行ケ)第10112号 판결(2017-02-14)
재판소는 【0052】의 «形体Ｂ，及びＥの混合物»(형체 B 및 E의 혼합물) 같은 표현을 «多形体Ｂ，及びＥの混合物»의 오역으로 봤습니다.
| 영어 국제공개공보(재판소 확인) | 일본어 공표공보 | 재판소 판단 |
|---|---|---|
| form | 形体 | «polymorphs»와 전혀 다른 영어 단어로 봄 |
| polymorphs | 多形体 | «form»과 전혀 다른 영어 단어로 봄 |
| polymorph(【0052】 대응 부분, 18쪽 13~18행) | 形体Ｂ，及びＥの混合物 | «form»은 보이지 않는다고 보고, «多形体Ｂ，及びＥの混合物»의 오역으로 해석 |
도면 쪽에도 두 말이 함께 나옵니다. 재판소는 영어 국제공개공보 Fig.32 등에 «POLYMORPH»라는 말로 «XRPD PATTERN OF POLYMORPH B» 같은 제목이 붙어 있다고 확인했습니다. 일본어 공표공보의 «도면의 간단한 설명»(【0099】)에서는 «多形体ＢのＸＲＰＤパターン» 같은 이름이 붙은 도32~35·37~40·42~45가 «図３２は，形体Ｂの典型的なＸＲＰＤパターンを提供する。»처럼 «形体»에 관한 것으로 설명돼 있다고 적었습니다. 재판소는 이 설명을 오역이라고 하지는 않았습니다. 영어 국제공개공보 본문에는 «Form B»라는 말도 나오고 Form B를 헥산·톨루엔·물을 포함한 여러 용매에서 얻을 수 있다고 적혀 있습니다.
판단
재판소는 영어 국제공개공보에서 «形体»와 «多形体»에 각각 «form»과 «polymorphs»가 쓰였다는 점을 판단 근거의 하나로 들었습니다.
引用例の「形体」，「多形体」に対応する語として，それぞれ「form」，「polymorphs」という，全く異なる英単語が用いられている。
— 일본 지식재산고등재판소 平成28年(行ケ)第10112号 판결(2017-02-14)
재판소는 인용예에서 «形体»와 «多形体», «形体Ｂ»와 «多形体Ｂ»가 반드시 같은 뜻의 용어로 쓰였다고는 할 수 없다고 판단했습니다. DSC(시차주사열량) 결과도 들어 낮은 쪽 흡열 피크가 적어도 약 9℃ 차이 난다고 봤습니다.
| 결정 | 낮은 쪽 흡열 피크 |
|---|---|
| 形体Ｂ | 약 146℃ |
| 多形体Ｂ(도42~44) | 약 168℃·155℃·161℃ |
재판소는 이런 근거를 들어 «形体Ｂ»와 «多形体Ｂ»는 같다고 할 수 없다고 결론지었습니다. 심결이 形体Ｂ의 패턴인 도6과 多形体Ｂ의 패턴인 도32~34를 한꺼번에 든 점에서 인용발명 인정에 잘못이 있다고도 봤습니다.
재판소는 심결의 판단을 나누어 봤습니다. 인용발명 인정과 신규성 부정은 잘못이지만 진보성 부정에는 잘못이 없다고 했습니다.
本件審決は，引用発明の認定に誤りがあり，本願補正発明に新規性がないとした点においても誤りがあるが，本願補正発明に進歩性がないとした点には誤りがない。
— 일본 지식재산고등재판소 平成28年(行ケ)第10112号 판결(2017-02-14)
재판소는 도6의 形体Ｂ만으로도 진보성이 없다고 봤습니다. 심결에 특허법 50조 위반이 있다고 보면서도 그 위반은 심결의 결론에 영향을 주지 않는다고 했습니다. 원고들의 청구는 모두 기각됐고 거절심결은 유지됐습니다.
번역에서 볼 점
- 재판소는 일본어 공표공보의 표현을 영어 국제공개공보의 해당 부분과 대조해 【0052】의 표현을 오역으로 해석했습니다.
- 재판소는 «形体»와 «多形体»에 전혀 다른 영어 단어(form·polymorphs)가 쓰인 점을 두 용어가 반드시 같은 뜻으로 쓰였다고는 할 수 없다고 본 근거의 하나로 들었습니다.
- 재판소는 심결의 인용발명 인정과 신규성 부정을 잘못이라고 했습니다. 진보성 부정은 유지해 청구를 기각했습니다.