독일 BGH X ZR 81/13 «Kochgefäß»: 유럽특허 독일어 번역문의 오역과 선의 보호

독일 연방대법원(BGH) 제10민사부는 2015년 1월 13일 X ZR 81/13 판결(«Kochgefäß»)에서 유럽특허 번역문의 오역을 다뤘습니다. BGH는 명세서와 번역문의 내용 차이가 독일에서 특허의 존속과 보호범위에 영향이 없다고 봤습니다. 다만 잘못된 번역문을 몰랐던 실시자도, 그 번역문을 알았다면 실제와 다른 대상이 보호된다고 결론 내려도 됐을 경우에는 선의 보호를 주장할 수 있다고 판단했습니다.

사건

BGH에 따르면 원고는 1991년 10월 4일 출원돼 독일에도 효력이 있었던 유럽특허 481 303의 권리자였습니다. 옆면에 요철 띠가 있는 캡슐형 바닥 냄비에 관한 특허이고, 지금은 존속기간 만료로 소멸했습니다. BGH는 피고 측 냄비의 옆면 리브가 주조 틀이 아니라 프레스 금형으로 만들어진다고 적었습니다. 판결에는 당사자와 제품의 이름이 나오지 않습니다.

1. 1991-10-04

   유럽특허 481 303 출원

2. 1995-05-03

   특허 등록 고지 공개

3. 1995-12-14

   처음 낸 독일어 번역문 T2 공개

4. 2011-04-21

   바로잡은 독일어 번역문 T4 공개

5. 2013-05-23

   뮌헨 고등법원 제6민사부 판결

6. 2015-01-13

   BGH 판결, 원심 파기·환송

문제가 된 표현

특허의 유일한 청구항은 영어 원문입니다. 이 청구항은 보호 덮개 옆벽의 돌출부나 오목부가, 캡슐형 바닥을 만드는 데 쓰는 mould의 die 해당 부위에 대응하는 홈이나 돌기를 두어 얻어진다고 적었습니다. 처음 낸 번역문(T2)의 청구항에는 die에 해당하는 말이 없습니다.

In der zunächst eingereichten deutschen Übersetzung der Patentschrift war der Begriff "mould" in Anspruch und Beschreibung als "Gusswerkzeug" übersetzt worden.

— BGH X ZR 81/13

원고는 바로잡은 번역문(T4)을 1심인 뮌헨 지방법원 절차 도중에야 특허청에 냈습니다.

판단

BGH는 원심과 같이, 번역문의 잘못 때문에 이 특허가 독일에서 처음부터 효력이 없었던 것으로 되지는 않는다고 봤습니다. 명세서와 번역문의 내용 차이도 독일에서 특허의 존속과 보호범위에 영향이 없다고 했습니다. 이 대목에서 Xa ZR 74/09 «Nabenschaltung II»를 인용했습니다.

Inhaltliche Abweichungen zwischen Patentschrift und Übersetzung haben auf Bestand und Schutzbereich des europäischen Patents im Inland keinen Einfluss

— BGH X ZR 81/13

선의 보호의 근거는 옛 IntPatÜbkG Art. II § 3입니다. BGH는 이 조문이 폐지됐지만 2008년 5월 1일 전에 공개된 유럽특허에는 등록 고지 공개 당시의 판으로 계속 적용된다고 했습니다. 이 특허의 등록 고지는 1995년 5월 3일 공개됐으므로, 이 사건은 2001년 12월 31일까지 유효했던 판이 기준이라고 했습니다.

BGH의 정리에 따르면 이 조문은 번역문이 잘못된 경우에, 국내에서 선의로 실시를 시작했거나 실시를 위한 실제적이고 진지한 준비를 한 사람을 보호합니다. 그 사람은 바로잡은 번역문이 공개된 뒤에도 자기 사업의 필요를 위해 무상으로 실시를 계속할 수 있습니다. 그 실시가 잘못된 번역문대로의 특허를 침해하지 않을 때에 그렇습니다.

원심은 실시자가 그 잘못된 번역문을 알고 있었어야 한다고 봤습니다. BGH는 판결 요지 2에서, 잘못된 번역문을 몰랐던 사람도 그 번역문을 알았다면 다른 대상이 보호된다고 결론 내려도 됐을 경우에는 선의 보호를 주장할 수 있다고 판단했습니다.

kann sich auch derjenige berufen, dem die fehlerhafte Übersetzung der Patentschrift nicht bekannt war, der jedoch in Kenntnis derselben zu dem Schluss hätte kommen dürfen, dass durch das Patent ein von dem tatsächlich unter Schutz gestellten abweichender Gegenstand geschützt ist.

— BGH X ZR 81/13, 판결 요지 2

BGH는 그런 경우에 해당하는지가 개별 사건의 구체적 사정에 따른다고 했습니다. 예컨대 해당 분야 전문가가 번역문을 읽으면 잘못을 바로 알아채고 특허 내용을 바르게 정할 수 있는 경우에는, 선의가 부정될 것이라고 했고, 그에 대한 주장·입증 책임은 원고에게 있다고 했습니다.

환송심이 볼 문제도 짚었습니다. 처음 낸 번역문을 피고들이 읽었다면, 전문 지식으로 그 측벽 구조를 주조 틀로는 만들 수 없다는 것, 곧 번역이 잘못됐다는 것을 바로 알았어야 했는지입니다. 그런 경우라면 피고들은 선의를 주장할 수 없다고 했습니다.

파기의 직접 이유

BGH가 원심을 파기한 직접 이유는 균등 침해 판단이었습니다. BGH는 균등(Gleichwirkung)은 발명의 모든 작용이 달성될 때만 인정되는데, 원심이 작용을 «본질적»과 «부가적»으로 잘못 나눴다고 봤습니다. BGH는 피고들의 상고를 받아들여 2013년 5월 23일 뮌헨 고등법원 제6민사부 판결을 파기하고 사건을 돌려보냈습니다.

번역에서 볼 점

• BGH에 따르면 번역문이 틀려도 독일에서 특허의 존속과 보호범위는 달라지지 않습니다.
• 옛 조문으로 선의 보호를 받는 실시자는 잘못된 번역문대로라면 침해가 아닐 때, 자기 사업의 필요 범위에서 무상으로 실시를 계속할 수 있습니다.