특허법원 2018허5426: PCT 국어 번역문에서 빠진 도면, 정정의 기준은 최초 첨부 도면
특허법원은 2019년 1월 17일 2018허5426 판결에서, 영어 PCT 출원의 국어 번역문에서 빠진 도 17~26c를 추가하는 정정이 최초 첨부 도면의 범위 안이라고 보고 특허심판원 심결을 취소했습니다.
특허법원은 2019년 1월 17일 2018허5426 등록정정 사건에서 특허심판원 심결을 취소했습니다. 영어로 낸 PCT 국제출원에는 도 1~도 26c가 있었지만 국내단계 국어 번역문에는 도 1~16만 들어갔고 등록공보에도 그 도면만 실렸습니다. 특허법원은 설명부분이 없는 도면은 번역문 제출 대상이 아니라고 봤습니다. 또 정정이 도면에 적힌 사항의 범위 안인지 가릴 기준은 등록공보가 아니라 출원서에 최초로 첨부된 도면이라고 판단했습니다.
사건
원고는 미국의 이엠디 밀리포어 코포레이션입니다. 판결에 따르면 원고는 2014년 3월 26일 «멸균 연결/분리 커플링 및 방법» 발명을 영어로 국제특허출원(PCT/US2014/31829)했습니다. 이때 명세서·청구의 범위·초록과 함께 도 1~도 26c의 도면을 냈습니다. 2015년 10월 16일 국내단계에서 낸 국어 번역문에는 그 가운데 도 1~16만 들어 있었습니다.
특허청장은 2017년 8월 14일 이 발명을 특허 제1769752호로 등록했습니다. 판결에 따르면 등록공고용 특허공보에는 국어 번역문이 제출된 도 1~16만 실렸습니다. 원고는 정정심판에서 도 17~도 26c가 착오로 국내단계 서면 제출 때 빠졌다며 이 도면을 추가하는 정정(정정사항 3)을 청구했습니다. 특허심판원은 2018년 6월 1일 2017정145호 심결에서 정정사항 3이 부적법해 허용되지 않는다고 봤습니다. 판결이 적용한 법률은 구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것) 제201조·제136조 등입니다.
2014-03-26
영어로 국제특허출원(PCT/US2014/31829), 도 1~도 26c 첨부
2015-10-16
국내단계 국어 번역문 제출, 도면은 도 1~16만
2017-08-14
특허 제1769752호 등록, 등록공보에는 도 1~16만
2018-06-01
특허심판원 2017정145호 심결, 정정사항 3은 부적법
2019-01-17
특허법원 2018허5426 판결, 심결 취소
문제가 된 번역문
다툼은 번역 표현이 아니라 번역문에 무엇이 들어가야 했느냐를 두고 벌어졌습니다. 판결에 따르면 국제출원의 도면에는 도면 번호와 숫자·영문자로 표기된 도면 부호만 있었고 도면의 설명은 적혀 있지 않았습니다. 특허법원은 명세서 국어 번역문이 국제출원일의 외국어 명세서와 같은 내용이고 거기에 도 17~도 26c에 관한 기재가 그대로 들어 있다는 점도 짚었습니다.
| 항목 | 국제출원(영어, 2014-03-26) | 국어 번역문(2015-10-16) | 특허법원 판단 |
|---|---|---|---|
| 도면 | 도 1~도 26c | 도 1~16만(등록공보에도 도 1~16만) | 최초 첨부 도면 = 국제출원의 도 17~26c + 번역문의 도 1~16 |
| 도면의 설명 | 도면 번호와 숫자·영문자 도면 부호만, 설명은 적혀 있지 않음 | — | 도면 중 설명부분을 뺀 부분은 국어 번역문 제출 대상으로 규정돼 있지 않다 |
| 명세서 | 외국어 명세서 | 같은 내용, 도 17~도 26c에 관한 기재 그대로 포함 | 특허법원이 판단에서 짚은 점 |
Google Patents에 실린 등록특허 KR101769752B1의 명세서에도 도17을 설명하는 문장이 들어 있습니다. «도17은, 어떤 실시예에 따른 밸브 분리 벨로우즈 조립체의 사시도로, 상기 조립체의 일부를 분해도로 도시한다.»
양쪽 주장
판결이 정리한 양쪽 주장을 보면 원고는 번역이 물리적으로 불가능한 도면은 출원번역문 제출 대상이 아니라고 주장했습니다. 피고인 특허청장은 정정의 기준이 되는 «특허발명의 명세서 또는 도면»은 등록특허공보에 공고된 것이라고 맞섰습니다.
| 쟁점 | 주장·심결(판결이 정리) | 특허법원 판단 |
|---|---|---|
| 번역문 제출 대상 | 원고: 번역이 물리적으로 불가능한 도면은 출원번역문 제출 대상이 아니다 | 국제출원일에 낸 도면 중 설명부분을 뺀 부분은 국어 번역문 제출 대상으로 규정돼 있지 않다 |
| 정정의 기준 도면 | 피고(특허청장): 등록특허공보에 공고된 명세서 또는 도면 | 등록공고용 특허공보에 실린 도면이 아니라 출원서에 최초로 첨부된 도면 |
| 정정사항 3(도 17~26c 추가) | 특허심판원 심결: 부적법해 허용되지 않는다 | 도면에 적힌 사항의 범위 안의 정정이고, 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우 |
판단
특허법원은 먼저 번역문 제출 대상을 따졌습니다.
국제출원일에 제출한 도면 중 설명부분을 제외한 부분은 국어 번역문 제출 대상으로 규정되어 있지 않다.
— 특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허5426 판결
법원은 그런 부분은 국제특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 적힌 것으로 보는 것이 맞다고 했습니다. 번역문에 도 1~16만 낸 것을 도 17~26c를 지우는 보정으로 볼 수는 없다고도 봤습니다. 그래서 최초 첨부 도면을 이렇게 정리했습니다.
결국 이 사건 특허발명의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 기재된 사항은 국제출원일에 제출한 도면의 도 17 내지 도 26c와 위 국어 번역문에 기재된 도 1 내지 도 16을 합한 것이라고 봄이 타당하다.
— 특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허5426 판결
정정의 기준 도면에 대해서는 피고 주장과 다르게 판단했습니다.
기준이 되는 도면은 이 사건 특허발명에 대한 등록공고용 특허공보에 게재된 도면이 아니라 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면이라고 할 것이다.
— 특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허5426 판결
법원은 정정사항 3이 이 특허 도면에 적힌 사항의 범위 안의 정정이고 «분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우»에 해당한다고 봤습니다. 결론에서는 원고의 청구를 받아들여 특허심판원 심결을 취소했습니다.
번역에서 볼 점
- 특허법원은 번역 오류를 판단하지 않았습니다. 문제가 된 것은 국어 번역문에서 도 17~26c가 빠진 일입니다.
- 특허법원은 국제출원일에 낸 도면 가운데 설명부분을 뺀 부분은 국어 번역문 제출 대상으로 규정돼 있지 않다고 봤습니다. 이 사건 도면에는 도면 번호와 부호만 있고 설명은 없었습니다.
- 그래도 번역문에 도 1~16만 들어가 등록공보에는 그 도면만 실렸습니다. 원고는 빠진 도면을 넣으려고 정정심판을 청구해야 했습니다.
- 특허심판원은 이 정정을 허용하지 않았고 특허법원은 2019년 1월 17일 그 심결을 취소했습니다.