미국 연방순회항소법원 In re Orbital: 일본 선행문헌 기계 번역, 자명성 판단의 증거로 충분했나

미국 연방순회항소법원은 2015년 1월 20일 In re Orbital Technologies Corporation 사건(항소번호 2014-1298, -1299) 판결에서 특허심판원(PTAB)의 결정을 확정했습니다. 쟁점 가운데 하나는 재심사 심사관이 기댄 일본 선행문헌의 기계 번역이었습니다. 법원은 이 번역이 문법이 자주 틀리고 구두점이 엉성해 내용을 따라가기 어렵다고 적었습니다. 그러면서도 이 사건에서는 기술이 단순하고 도면이 내용을 보여 주므로 선행문헌 내용의 증거로 충분했다고 판단했습니다. 선례 구속력이 없는(nonprecedential) 판결입니다.

사건

판결에 따르면 사건은 미국 특허 7,220,018호(’018 특허)와 그 계속출원 특허 7,473,008호(’008 특허)에 대한 두 건의 당사자계 아닌(ex parte) 재심사에서 비롯됐습니다. 핵심 선행문헌은 1997년 12월 2일 공개된 일본 특허 9-308409 A(Tomofuji)로, 수족관 조명 장치의 냉각 장치를 다룹니다. 재판부는 Reyna·Clevenger·Wallach 판사였습니다.

1. 1997-12-02

   일본 특허 9-308409 A(Tomofuji) 공개

2. 2004-12-15

   ’018 특허(미국 특허 7,220,018호) 출원

3. 2007-03-22

   계속출원 ’008 특허(미국 특허 7,473,008호) 출원

4. 2011-08-29

   심사관이 일본 특허청 웹사이트에서 Tomofuji 전문의 기계 번역을 받음

5. 2015-01-20

   연방순회항소법원 판결 — PTAB 결정 확정(affirm)

문제가 된 번역

판결은 Tomofuji 원문이 일본어이고, 이 절차에서 쓰인 번역이 두 가지였다고 정리했습니다. 초록의 영어 번역(Abstract Translation)과 전문의 기계 번역(Machine Translation)입니다. 기계 번역은 컴퓨터가 한 전문 번역으로, 일본 특허청을 통해 온라인에서 무료로 받을 수 있는 것이었습니다. 법원은 이 번역에 정확성에 관한 면책 문구가 붙어 있고, 모든 단어를 번역하지 않고 일부를 자리표시로 남겼다고 적었습니다.

It opens with a disclaimer about its accuracy and does not translate all words in the patent, instead substituting a placeholder. The Machine Translation is frequently ungrammatical and poorly punctuated, which renders its teaching difficult to follow.

— 미국 연방순회항소법원 In re Orbital Technologies Corp. 판결(Nos. 2014-1298, -1299, 2015-01-20)

두 재심사 청구서는 모두 Tomofuji 전문의 영어 번역을 내지 않았습니다. 초록 번역과 일본어 원문, 도면만 냈습니다. 심사관은 2011년 8월 29일 일본 특허청 웹사이트에서 전문의 기계 번역을 받았습니다. 그리고 뒤에 절차 내내 그 번역에 기댔다고 인정했습니다. 판결 각주에 따르면 신규 쟁점(SNQ) 결정은 Tomofuji 도면의 부품 이름 «housing 2», «light sources 4», «cooling fan 21»을 썼습니다. 초록 번역에 정의되지 않은 이름이었고 어디서 온 이름인지 설명도 없었습니다.

특허권자 Orbital 은 ’018 특허 재심사 의견서에서, 거절이 Tomofuji 0001~0006 단락에 기대는데 그 단락의 번역이 제공되지 않았다고 지적했습니다. 심사관의 면담 기록은 번역을 특허권자에게 주거나 출원 경과에 넣지 않은 것이 실수였다고 적었습니다. 판결에 따르면 심사관은 번역을 기록에 넣고 재심사를 다시 열자고 제안했습니다. Orbital 은 이를 받아들이지 않았습니다. 재심사는 다시 열리지 않았고, 기계 번역은 각 항고의 심사관 답변서(Examiner’s Answer)에 첨부됐습니다.

판단

PTAB 은 두 사건 모두 Tomofuji 가 청구항 1의 모든 구성을 보여 주되, 광원이 형광등이 아닌 LED 라는 점만 다르다고 봤습니다. 연방순회항소법원은 절차 문제와 자명성 판단을 이렇게 정리했습니다.

Because Orbital waived any claims arising from the examiner’s use of the machine translation when it did not accept his offer to reopen reexamination with the translation on the record, and because the Board did not err in finding that the patents’ claims would have been obvious to a person of ordinary skill in the art, we affirm.

— 미국 연방순회항소법원 In re Orbital Technologies Corp. 판결(Nos. 2014-1298, -1299, 2015-01-20)

Orbital 은 기계 번역의 낮은 품질, 번역되지 않은 단어, 정확성 면책 문구 때문에 이 번역이 자명성의 일응 입증(prima facie case)을 뒷받침할 증거가 못 된다고 주장했습니다. 판결은 구두 변론에서 법원이 품질 낮은 기계 번역을 선행기술의 증거로 쓰는 위험, 특히 이 사건보다 복잡한 기술에서 생기는 위험을 우려했다고 적었습니다. 미국 특허청(PTO)도 이 사건 정도 품질의 기계 번역이 문헌 내용의 증거로 부족한 사건이 있을 수 있다는 데 동의했습니다. 법원의 판단은 이렇습니다.

Without blessing the use of machine translations in all cases, we find that the Machine Translation used here provided adequate evidence of Tomofuji’s contents because of the simplicity of the technology and the teachings of Tomofuji’s figures.

— 미국 연방순회항소법원 In re Orbital Technologies Corp. 판결(Nos. 2014-1298, -1299, 2015-01-20)

법원은 결론에서 PTAB 의 결정을 확정(affirm)했습니다. 확정된 것은 두 특허의 청구항이 통상의 기술자에게 자명했다는 PTAB 의 판단입니다. 기계 번역에 대한 판단은 이 사건의 기술과 도면을 근거로 한 것입니다. 법원은 기계 번역을 모든 사건에서 인정하는 것은 아니라고 밝혔습니다.

번역에서 볼 점

• 재심사 청구서에는 초록 번역만 있었습니다. 신규 쟁점 결정은 초록 번역에 정의되지 않은 도면 부품 이름을 출처 설명 없이 썼다고 판결 각주는 적었습니다.
• Orbital 은 거절이 기대는 0001~0006 단락의 번역이 제공되지 않았다고 지적했습니다. 심사관 면담 기록은 번역을 주지 않은 것이 실수였다고 적었습니다.
• 법원은 구두 변론에서 품질 낮은 기계 번역을 선행기술의 증거로 쓰는 위험, 특히 더 복잡한 기술에서 생기는 위험을 우려했습니다. PTO 도 이 정도 품질의 기계 번역이 증거로 부족한 사건이 있을 수 있다는 데 동의했습니다.
• 법원은 기술이 단순하고 Tomofuji 도면이 내용을 보여 준다는 이유로 이 사건의 기계 번역을 충분하다고 봤습니다.